Право интеллектуальной собственности Малышева Марина

Ответы на вопросы

1. В соответствии с ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке. Законодательство не запрещает включать в печать общества и иные реквизиты (например, эмблемы, надписи, изображения и т. п.).

При этом необходимо учитывать, что целесообразно использовать в одной организации для товарного знака и фирменного наименования тождественные обозначения. Вместе с тем изображение богини правосудия Фемиды может рассматриваться как общепринятый символ и в качестве товарного знака зарегистрирован быть не может, но может быть включен в заявляемое обозначение как неохраняемый элемент, если не занимает в нем доминирующего обозначения (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

2. Объем исключительных прав, обеспечиваемый свидетельством на товарный знак, определяется указанным в нем развернутом перечнем классов товаров и услуг (МКТУ – Международная классификация товаров и услуг). В настоящее время действует девятая редакция. В результате государственной экспертизы заявленное обозначение признается новым, если оно неизвестно для данного класса товаров и услуг.

3. Свидетельство на товарный знак (как и патент) имеет территориальный характер и обеспечивает исключительное право правообладателю только на территории государства, выдавшего свидетельство (патент).

В условиях глобализации экономики, увеличения объемов экспорта и импорта товаров для обеспечения исключительного права на товарный знак целесообразна его международно-правовая охрана, которая осуществляется в рамках Протокола к Мадридскому соглашению. Правообладатель свидетельства РФ на товарный знак вправе получить международную регистрацию с указанием стран, в которых испрашивается охрана.

4. Российские юридические лица и граждане РФ вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах. Заявка на международную регистрацию подается через патентного поверенного (ст. 1447 ГК РФ) в Роспатент.

5. В соответствии со ст. 1510 ГК РФ коллективный товарный знак предназначен для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в объединение. Главным условием использования коллективного товарного знака являются единые качественные характеристики производимого или реализуемого товара. Лицо, имеющее свой товарный знак и входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный товарный знак, вправе проставлять одновременно два товарных знака.

Обязательным условием государственной регистрации коллективного товарного знака является то, что к заявке должен быть приложен устав коллективного знака. В государственный реестр товарных знаков (и в свидетельство на коллективный товарный знак) вносятся сведения о лицах, имеющих право использования коллективного товарного знака.

Свидетельство на общеизвестный товарный знак может быть выдано как на уже охраняемое обозначение, так и неохраняемое. Свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается Роспатентом на основании заявления, к которому приложено обоснование: данное обозначение стало широко известно в РФ среди потребителей в отношении определенного класса товаров в результате интенсивного использования.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно в отношении всех 45 классов товаров и услуг МКТУ.

6. В соответствии со ст. 1485 ГК РФ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе (но не обязан) использовать знак охраны, который состоит из латинской буквы «R» в окружности и указывает на то, что применяемое обозначение зарегистрировано на территории РФ.

7. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ, если зарегистрированный товарный знак не используется непрерывно в течение любых трех лет, то заинтересованным лицом может быть подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом законодатель под использованием товарного знака понимает как использование его правообладателем или лицом, получившим исключительное право на основании лицензионного договора.

8. Согласно п. 2 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, в частности, государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Ответы на задачи

5.1. В соответствии со ст. 1492 ГК РФ заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Поскольку благотворительный фонд является юридическим лицом, то он может подать заявку на товарный знак, причем число товарных знаков, которые могут принадлежать юридическому или физическому лицу, не ограничено.

С правовой точки зрения словесный, изобразительный, а также комбинированный товарные знаки имеют одинаковый правовой режим, поэтому выбор вида товарного знака определяется заявителем.

Требования к заявке на товарный знак, а также перечень прилагаемых к ней документов содержатся в ст. 1492 ГК РФ. Оформленная заявка на выдачу свидетельства на товарный знак подается в Роспатент.

5.2. Функции товарного знака: реклама товара, борьба за потребителя и в первую очередь гарантия качества, совпадают с той функцией, которую выполняет сертификат качества. Поэтому использование товарного знака для сертификации товаров допустимо.

5.3. Товарный знак является средством индивидуализации, в данном случае – лица, оказывающего транспортные услуги, и исключительное право на его использование принадлежит правообладателю (ст. 1484 ГК РФ). Использование товарного знака в художественном фильме без согласия правообладателя является незаконным и влечет привлечение к ответственности в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

На основании п. 1, 5 и 7 ст. 152 ГК РФ организация вправе требовать в судебном порядке опровержения сведений, порочащих деловую репутацию организации, а также возмещения убытков, причиненных их распространением (см. также п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 № 10).

Организации, в отношении которой распространены сведения, порочащие ее деловую репутацию, наряду с правом на опровержение таких сведений предоставлено право требовать возмещения убытков и морального вреда (Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 508-О).

5.4. Согласно ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, т. е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Т. е. основная функция товарного знака – это способность отличать товары юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ), которое предусматривает в том числе использование товарного знака в сети Интернет.

Если обозначение, являющееся товарным знаком, используется исключительно для информирования посетителей интернет-сайта о том, что обладатель данного товарного знака является партнером организации-администратора сайта (т. е. не служит для обозначения (рекламы) аналогичного товара, производимого такой организацией), такое использование, исходя из анализа п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не является использованием средства индивидуализации. Следовательно, получать разрешение не нужно и не нужно заключать лицензионный договор.

5.5. В соответствии со ст. 1483 п. 4 и 6 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ.

5.6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства потребители могут быть введены в заблуждение, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель исключительного права может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо запрета на использование фирменного наименования либо коммерческого обозначения.

5.7. Согласно ст. 1483 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права). Отсюда следует, что организация правомерно занимается оптовой продажей зарубежных канцелярских товаров, маркированных известным товарным знаком.

Поэтому передачу исключительного права российской организации предусматривать не следует. Исключительного права на данный товарный знак у российской организации не возникает, и зарегистрировать данный товарный знак на свое имя российская организация не может, поскольку он зарегистрирован на имя производителя канцелярских товаров.

5.8. Согласно ст. 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения, в том числе на вывесках, бланках в рекламе. Если коммерческое обозначение одной организации сходно до степени смешения с фирменным наименованием другой организации, то в соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

5.9. В соответствии со ст. 1484 ГК РФ установлен запрет на использование охраняемого товарного знака без разрешения правообладателя. Из приведенного в п. 2 перечня использование товарного знака признается незаконным не для всех классов товаров, а только тех, для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Копирование документации с размещенным на ней товарным знаком без цели дальнейшего использования товарного знака способами, приведенными в подп. 3 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак.

В рассматриваемом случае организация собирается использовать документацию с изображением товарного знака в деятельности, связанной с введением товаров в гражданский оборот, после истечения срока действия лицензионного договора с правообладателем. Без получения соответствующего разрешения правообладателя такое использование товарного знака будет являться незаконным.

5.10. Если на момент выпуска упаковок право на товарный знак не было зарегистрировано ни за одним из клиентов и в отношении него на эту дату не было подано заявок на регистрацию, деятельность производителя не является нарушением прав на товарный знак (в том числе в случае выполнения сходных заказов нескольких лиц). Права на товарный знак возникают только в результате государственной регистрации (ст. 1480 ГК РФ).

Кроме того, следует учитывать, что упаковка товара может охраняться авторским или патентным правом (промышленный образец). Так, если упаковка представляет собой художественно-конструкторское решение, такое решение может быть зарегистрировано в качестве промышленного образца (п. 1 ст. 1352, ст. 1353 ГК РФ). В этом случае добросовестное использование независимо созданного промышленного образца, начавшееся ранее даты его приоритета, также не является нарушением прав правообладателя (п. 1 ст. 1361 ГК РФ).

5.11. Защита исключительных прав по общему правилу осуществляется способами, определенными в ст. 1252 ГК РФ. В случае неправомерного использования третьим лицом средств индивидуализации защита прав правообладателя может осуществляться, в частности, путем предъявления такому лицу требования о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Вместо возмещения убытков правообладатель вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации, указанной в п. 4 ст. 1515 ГК РФ (смотрите также п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. За нарушение исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя:

– возмещения убытков в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. (определяемых по усмотрению суда);

– двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах.

Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака ст. 14.10 KоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

5.12. Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. Наименование некоммерческой организации, созданной в форме государственного или муниципального учреждения, может включать указание на ее тип.

Представляется очевидным, что наименование некоммерческой организации по своей сути является средством индивидуализации – средством, позволяющим отличать каждую конкретную некоммерческую организацию от любых других организаций.

Согласно ст. 1225 ГК РФ, наименование некоммерческих организаций законодатель не относит к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Возможно, это пробел современного законодательства, однако ныне действующим правовым нормам некоммерческий вуз не может запретить использование своего сокращенного наименования.

5.13. Согласно ст. 1484 ГК РФ, исключительное право использования товарного знака (в том числе в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе) принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Иные лица вправе использовать в этих целях не принадлежащий им товарный знак только с согласия правообладателя (п. 3 ст. 1474, ст. 1229 ГК РФ), которое, как правило, выражается путем заключения соответствующего лицензионного договора (ст. 1489 ГК РФ).

Исключение из этого правила установлено ст. 1487 ГК РФ, согласно которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права). Положения ст. 1487 ГК РФ об «исчерпании» прав на товарный знак касаются только использования товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в оборот. В отношении услуг и работ эта норма не применяется. Поэтому если использованный в рекламе товарный знак может восприниматься как относящийся не только к товарам, но и, например, к услугам по техническому обслуживанию этого товара, для такого использования необходимо получить согласие правообладателя.

5.14. Предпринимателю Иванову как обладателю свидетельства на товарный знак принадлежит исключительное право на использование обозначение «Такси 555». Обозначение «Taxi 555–222» используется Быковым в отношении однородных классов товаров и услуг и является тождественным и сходным до степени смешения с обозначением, зарегистрированным в свидетельстве. В связи с этим Быков нарушает права Иванова, поскольку согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров (услуг) для индивидуализации которых он зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена в ст. 1515 ГК РФ.

5.15. Исчерпывающий перечень исключительных прав на товарный знак сформулирован в ст. 1484 ГК РФ, которая предусматривает использование товарного знака, в том числе на упаковках, которые производятся, предлагаются к продаже. В этой связи ООО нарушило исключительное право ОАО.

5.16. Налицо контрафакция товара (ст. 1515 ГК РФ), когда производитель часов незаконно использует товарный знак, принадлежащий часовому заводу. Часовой завод как правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения контрафактных часов. Лицо, нарушившее исключительное право, должно компенсировать убытки правообладателю в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Ответы на вопросы

1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

По лицензионному договору (ст. 1235 ГК РФ) лицензиар – обладатель исключительного права, предоставляет другой стороне – лицензиату право использования такого результата в пределах, предусмотренных договором.

Исключительная лицензия сохраняет за лицензиаром исключительное право.

2. Организация-правообладатель имеет право передать право использования своего товарного знака путем заключения соглашения о предоставлении права использования товарного знака. Такое соглашение является лицензионным договором и подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте, в противном случае оно будет считаться недействительным.

В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

Ответы на задачи

7.1. Секрет производства является самостоятельным объектом исключительных прав. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом (ст. 1466 ГК РФ). В частности, обладатель исключительного права на секрет производства вправе на основании лицензионного договора предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (ст. 1235, п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

Дальнейшая передача лицензиатом предоставленных ему правообладателем прав на использование секрета производства другому лицу возможна только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ), и только на основании сублицензионного договора, который может быть заключен с письменного согласия правообладателя (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

И лицензиат, и сублицензиат обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ). В случае нарушения установленных договором ограничений либо разглашения сведений, составляющих секрет производства, лицензиат (сублицензиат) обязан возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена договором (п. 1 ст. 1472 ГК РФ).

7.2. Передача лицензиатом предоставленных ему правообладателем прав на использование программы для ЭВМ другому лицу возможна только на основании заключенного между этими лицами в письменной форме сублицензионного договора. При этом лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу по сублицензионному договору только при письменном согласии лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Как разъяснено в постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5 / 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», такое согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно – на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Иными словами, при заключении сублицензионных договоров с третьими лицами лицензиат не вправе передавать им права, не предоставленные ему самому правообладателем на основании лицензионного договора.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

7.3. В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, т. е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу ст. 1484 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону и существу договора способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (ст. 1488 ГК РФ) или предоставления другому лицу права использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Таким образом, правообладатель вправе предоставить право использовать свой товарный знак другому лицу (лицензиату) любым из перечисленных в п. 2 ст. 1484 ГК РФ способов, причем приведенный перечень способов реализации прав на товарный знак не является исчерпывающим.

В соответствии со ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте. В отсутствие государственной регистрации лицензионный договор считается недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

7.4. В отсутствие государственной регистрации сублицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является недействительным, а использование товарного знака по такому договору – незаконным. Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. Кроме того, согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ в установленных законом случаях несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. Согласно п. 1. ст. 1490 ГК РФ любые договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак (т. е. и сублицензионные договоры), должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Если же по каким-либо причинам сублицензионный договор так и не будет зарегистрирован, фактическое использование товарного знака может рассматриваться как незаконное. Это дает правообладателю формальное основание для предъявления сублицензиату требований, предусмотренных ст. 1515 ГК РФ (о возмещении убытков либо о выплате компенсации). Уплаченные лицензиату деньги могут быть истребованы сублицензиатом в порядке применения последствий недействительности ничтожной сделки (п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 1103 ГК РФ). Кроме того, не исключено, что в этом случае сублицензиат может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 KоАП РФ.

7.5. Соглашение об изменении срока действия лицензионного договора подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой регистрации. Если в период действия лицензионного договора не зарегистрировано соглашение об его продлении, сторонам необходимо заключить новый лицензионный договор.

В случаях когда средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, предоставление права его использования по договору также подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация предоставления права использования средства индивидуализации по договору осуществляется посредством государственной регистрации соответствующего договора (ст. 1232 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора (п. 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (ст. 1480 ГК РФ). Лицензионный договор на товарный знак должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1490 ГК РФ). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации. Таким образом, лицензионный договор, по которому предоставляется право использования товарного знака, подлежит государственной регистрации в Роспатенте и вступает в силу с момента такой регистрации.

Срок не является существенным условием лицензионного договора, при его отсутствии договор считается заключенным сроком на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Если до истечения установленного зарегистрированным лицензионным договором срока не было зарегистрировано соглашение о продлении срока его действия, лицензионный договор прекратил свое действие.

В момент истечения срока действия лицензионного договора обязательства сторон прекращаются и не могут быть восстановлены, в том числе путем продления срока договора впоследствии. Следовательно, в рассматриваемой ситуации требуется заключение сторонами нового лицензионного договора.

7.6. Согласно п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права, установленного для правообладателя (лицензиара). Право лицензиара распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности ограничено сроком действия этого исключительного права, который хотя и значителен, но конечен.

Если в лицензионном договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет. Если исключительное право на патент в этот период прекращается, – лицензионный договор прекращается.

7.7. В соответствии со ст. 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должны быть определены: предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности, право на использование которого предоставляется по договору; способы использования результата интеллектуальной деятельности; срок, на который заключается лицензионный договор; территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности, и размер вознаграждения.

Вознаграждение по лицензионному договору выплачивается в два этапа:

1) паушальный платеж – единовременное вознаграждение, выплачиваемое в момент заключения договора. Паушальный платеж составляет 10–20 % от общей стоимости лицензии и служит авансом, выплачиваемым лицензиару после передачи технической документации;

2) роялти, определяемое как процент от дохода, который получает лизензиат при производстве и реализации продукции, произведенной по лицензии.

В мире установлены средние ставки роялти по отраслям промышленности. Значительно влияет на ставку роялти объем правовой охраны. Продажа незапатентованной разработки значительно снижает цену лицензии. На ставку роялти влияет вид лицензионного договора. Наиболее дорогой является исключительная лицензия, наиболее дешевой – простая лицензия.

Сроки выплаты вознаграждения должны оговариваться в лицензии.

7.8. Интернет-сайт включает в себя программу ЭВМ, тексты, фотографии и элементы дизайна и в соответствии с положениями ст. 1240 ГК РФ отнесен к числу сложных объектов. Исключительное право на сложный объект принадлежит лицу, организовавшему создание этого объекта. При этом каждый результат интеллектуальной деятельности, входящий в состав сложного объекта, передается на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора.

7.9. Для правомерного использования объекта патентных прав с патентообладателем необходимо заключить лицензионный договор либо договор об отчуждении исключительного права, на основании которых осуществляется переход исключительного права к приобретателю, который становится патентообладателем (ст. 1234, ст. 1365 ГК РФ).

7.10. В силу ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). По такому договору приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Из названных норм следует, что договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. При этом в безвозмездном договоре должно быть непосредственно указано на отсутствие встречного предоставления, иначе такой договор будет считаться возмездным. Отсутствие в возмездном договоре условий о размере вознаграждения или порядке его определения будет означать, что такой договор является незаключенным (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно ст. 572 ГК РФ, по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями не допускается (п. 1 ст. 575 ГК РФ).

Поскольку обязательственные правоотношения основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов, большинство типов гражданско-правовых договоров являются взаимно-обязывающими. Так, например, не может существовать договор купли-продажи без какого-либо встречного предоставления, поскольку в этом случае договор будет являться не чем иным, как договором дарения. Однако в ряде случаев ГК РФ прямо устанавливает возможность существования договора, не предполагающего встречного предоставления, например договора ссуды. Такая же возможность установлена в отношении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Поскольку лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительных прав являются самостоятельными типами гражданско-правовых договоров, отличными от договора дарения, то даже в случае безвозмездности этих договоров квалифицировать их в качестве договоров дарения, на наш взгляд, нельзя.

ГК РФ не указывает на то, что к таким договорам должны применяться нормы о дарении. Возможность заключения таких договоров не содержит никаких ограничений по субъектному составу. Кроме того, договор дарения не может предусматривать каких-либо встречных обязанностей одаряемого по отношению к дарителю (абзац второй п. 1 ст. 572 ГК РФ), тогда как, например, в безвозмездном лицензионном договоре могут быть предусмотрены определенные обязанности лицензиата (ст. 1237 ГК РФ).

Таким образом, безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и безвозмездные лицензионные договоры могут быть заключены между коммерческими организациями.

7.11. ОАО может передать программный продукт дочерней компании на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Срок, на который заключается лицензионный договор – любой, но он не должен превышать срока действия на программный продукт, который относится к объектам авторского права. Срок действия исключительного авторского права – в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

7.12. Лицензионный договор может быть заключен до выдачи наследнику умершего правообладателя свидетельства о праве на наследство. Однако существует риск того, что такой договор окажется недействительным, а использование лицензиатом соответствующей программы для ЭВМ – незаконным, что может повлечь для него неблагоприятные правовые последствия.

Исключительные права на программы для ЭВМ и иные произведения переходят по наследству (ст. 1112, п. 1 ст. 1283, п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ). При этом, действительно, наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, т. е., по общему правилу, в день смерти гражданина (ст. 1113, 1114 ГК РФ), независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Это означает, что наследники правообладателя приобретают исключительные права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности в момент смерти правообладателя (наследодателя).

В то же время для приобретения наследства наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1152, 1154 ГК РФ). Подтверждением права наследника на наследственное имущество является свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается по общему правилу по истечении указанного шестимесячного срока (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). На протяжении этого срока могут заявить о принятии наследства (выдаче свидетельств о праве на наследство) и иные наследники. В течение этого же срока наследник может отказаться от наследства (ст. 1157 ГК РФ). Кроме того, поскольку наследодатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ), наследник по закону может не оказаться в числе лиц, приобретших права на наследственное имущество.

Таким образом, если свидетельство о праве на наследство еще не выдано наследнику (наследникам), определенность по поводу того, кто является обладателем исключительного права на программу для ЭВМ, отсутствует.

В случае когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно, распоряжение таким исключительным правом (в том числе предоставление другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору) осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Иными словами, один из обладателей исключительного права на программу для ЭВМ не может заключить лицензионный договор единолично, для предоставления такого права лицензиату необходимо волеизъявление всех правообладателей.

Если единственным наследником обладателя исключительного права на программу для ЭВМ будет являться второй правообладатель на ту же самую программу для ЭВМ, необходимости получения такого согласия, очевидно, не возникнет. С момента открытия наследства такое лицо будет являться единственным правообладателем на программу для ЭВМ и, соответственно, будет правомочно предоставлять другим лицам право использования такой программы по лицензионному договору без получения согласия иных лиц.

Однако ввиду того, что до выдачи свидетельств о праве на наследство наследникам, повторимся, отсутствует определенность относительно личности правообладателей на результат интеллектуальной деятельности, заключать лицензионный договор целесообразно только после выдачи таких свидетельств всем наследникам (единственному наследнику), т. е. когда будет известен состав всех правообладателей на соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В противном случае, если лицензионный договор будет заключен до выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство, а впоследствии выявятся иные наследники, такой договор, будучи заключенным без согласия всех правообладателей на программу для ЭВМ, будет являться ничтожным (ст. 168 ГК РФ), а использование лицензиатом соответствующей программы – незаконным (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

7.13. Программы для ЭВМ являются результатом интеллектуальной деятельности и относятся к объектам авторских прав, которым предоставляется такая же правовая охрана, как литературным произведениям (п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ). Исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение) принадлежит автору произведения или иному правообладателю (ст. 1229, 1270 ГК РФ). Если иное не предусмотрено ГК РФ, другие лица могут использовать произведение только с согласия правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Передача лицензиатом предоставленных ему правообладателем прав на использование программы для ЭВМ другому лицу возможна только на основании заключенного между этими лицами сублицензионного договора. При этом лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу по сублицензионному договору только при письменном согласии лицензиара (п. 1 ст. 1238 ГК РФ) и только в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для самого лицензиата (п. 2 ст. 1238 ГК РФ). Иными словами, лицензиат не вправе передавать третьим лицам права, не предоставленные ему самому правообладателем на основании лицензионного договора.

В рассматриваемой ситуации лицензиату не предоставлено право использовать программу для ЭВМ в качестве «конечного пользователя» (т. е. путем воспроизведения ее на собственном оборудовании). Поэтому наделить соответствующим правом конечного пользователя, заключив с ним сублицензионный договор, он не может.

7.14. Если должность работника и выполняемые им работы не включены в Перечни, утвержденные постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85, то заключить с этим работником договор о полной материальной ответственности работодатель не вправе.

В соответствии с п. 1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

7.15. Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как объектам интеллектуальной собственности, должны быть определены в договоре. Подать заявку в Роспатент может сторона, которой переданы исключительные права по договору. Согласно ст. 772 ГК РФ, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работы, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель может использовать результаты работ для собственных нужд.

7.16. Программа ЭВМ является объектом авторского права. Субъектом авторского права является физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. В связи с этим физическое лицо как автор и правообладатель имеет полное основание заключить лицензионный договор на передачу исключительного права на использование созданной им программы.

7.17. Среди лицензионных договоров о передаче исключительного права на произведение законодатель выделяет издательский лицензионный договор (ст. 1287 ГК РФ), по которому правообладатель предоставляет издателю право использования произведения. Особым условием издательского договора является срок, в течение которого издатель обязан издать произведение. При неисполнении этой обязанности автор вправе отказаться от договора без возмещения издательству причиненных таким отказом убытков.

В случае отсутствия в договоре конкретного срока такое использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования.

7.18. Исключительное право на служебное изобретение принадлежит работодателю, если трудовым договором не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК РФ). Работник должен письменно уведомить работодателя о создании патентоспособного решения, а работодатель в течение четырех месяцев со дня его уведомления должен подать заявку на выдачу патента. В данном случае, вероятно, работодатель не использовал этот льготный срок, по истечении которого право получить патент на служебное изобретения предоставляется работнику, что и было сделано.

Если работник стал законным патентообладателем, то оспорить принадлежность патента нельзя. Патентообладатель вправе использовать свое изобретение по новому месту работы, в строительном управлении.

7.19. Лицензионный договор, являющийся по своей природе гражданско-правовым, подчиняется принципу свободы договора и равенству сторон (ст. 420 ГК РФ). Если договор не заключен, электромеханический завод был не вправе начинать подготовительные работы.

Другое дело – принудительная лицензия, которая выдается, если изобретение не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня действия патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров на рынке (ст. 1362 ГК РФ). Только в этом случае любое лицо, желающее и готовое использовать такое изобретение, при отказе патентообладателя от заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительно неисключительной лицензии.

В данном случае речь о недостаточном предложении соответствующих товаров на рынке не идет, поэтому электромеханических завод не вправе требовать выдачи принудительной лицензии.

7.20. Художник Благов передал свои иллюстрации на основании неисключительного лицензионного договора. Это подразумевает, что он может передать свое произведение нескольким заинтересованным лицам (ст. 1235 п. 1), поскольку сохранил за собой право выдачи лицензий другим лицам, в том числе ООО. Ошибка состоит в том, что художник должен был передать право на использование иллюстраций для этикеток по лицензионному договору, а не на основании расписки.

Исключительные права могут быть переданы на основании договора об отчуждении исключительных прав или лицензионного договора.

Существенными условиями лицензионного договора являются конкретные способы использования произведения, срок и территория, на которые передаются права.

7.21. Исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату права на воспроизведение произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Поскольку исключительная лицензия была выдана сроком на пять лет, Мохов не вправе был опубликовывать свое произведение в течение этого срока.

За нарушение исключительного права на произведение предусмотрена специальная мера гражданско-правовой ответственности от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. по усмотрению суда.

7.22. Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ, размер вознаграждения за служебное изобретение, условия и порядок выплаты его работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом. Законодатель предоставил Правительству РФ право устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения. В настоящее время при решении таких исков используется ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ», в соответствии с которой положения п. 1, 3, 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории РФ до принятия соответствующих законодательных актов. Этими нормами установлено, что «вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент, не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Суд удовлетворит иск, и Павлову будет выплачено вознаграждение, но в соответствии с этими нормами (15 %), а не 35–40 %, как он предполагает.