Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд... Дашян Микаэл
Рис. Товарный знак (регистрационный номер 256495)
Принимая во внимание тот факт, что правообладатель не ответил на направленное Палатой по патентным спорам на почтовый адрес и в адрес для переписки уведомление о рассмотрении спора, Патентная палата не имела оснований для опровержения лица, подавшего заявление о неиспользовании указанного товарного знака, и удовлетворила его заявление, досрочно прекратив охрану товарного знака по свидетельству № 256495.
Решение Палаты по патентным спорам от 20 апреля 2007 г. по заявке № 2001733011/50[60]
Японская компания «Джаппан Тобакко Инк» обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 254636. Регистрация указанного товарного знака была осуществлена на имя ЗАО «Русское товарищество чайной торговли «Чайторг» по следующим классам: 5,16,29,32, 35,42. На основании договора об уступке товарного знака его правообладателем стало ООО «КЭМЕЛ» (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай).
Рис. Товарный знак (регистрационный номер 254636)
Поскольку, как и в предыдущем случае, надлежащим образом извещенный правообладатель не направил возражения и иным образом не ответил на уведомления, требования японской компании были удовлетворены и правовая охрана указанного товарного знака была досрочно прекращена.
Едва ли можно относить указанные выше способы непосредственно к рейдерским, так как право для подачи возражений, предоставленное неограниченному количеству лиц, предполагает постоянную готовность правообладателя подтвердить факт использования товарного знака. Но принимая во внимание обсуждавшиеся выше проблемы, недостаточно серьезного отношения к охране интеллектуальной собственности, эта правовая модель «атаки» нередко используется рейдерами. Разумеется, зачастую опосредованно.
Теперь перейдем ко второму примеру. Заинтересованное лицо обращается в Палату по патентным спорам с заявлением о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку осуществлено с нарушением требований, установленных законодательством, действующим на соответствующий период.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
При этом указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Но в случае если спорные обозначения приобрели различительную способность в результате их использования, положения данного пункта не применяются.
Другими словами, возникает ситуация, позволяющая сторонам приводить различные доводы и контраргументы. При этом каждая из сторон оставляет за собой право обжаловать в арбитражном суде любое решение Палаты по патентным спорам. Рейдеры нередко используют эти возможности. Обратимся к нескольким примерам, опять же принимая во внимание, что они комментируют только возможную ситуацию и не могут содержать оценок действий тех или иных компаний как рейдерских.
И наконец, нужно рассмотреть ситуацию, при которой обычная российская компания регистрирует всемирно известный бренд. Ответ на поставленный вопрос читатель без труда может получить, изучив практику рассмотрения споров Палатой по патентным спорам и арбитражными судами, приводимую в этой книге.
Аналогичные способы и методы используются и в сфере нейтрализации патентов на изобретения. Самый простой способ обхода патентов на изобретения – использование недействующего патента. Другой, более сложный, но не менее эффективный способ – аннулирование действующего патента (по аналогии с аннулированием товарных знаков).
Впрочем, по моему мнению, наиболее изысканными являются такие способы обхода патентов, как замена существенных признаков, изменение принципа действия изобретения.
8.3
Обход патентов
Рассматривая сферу патентного права, следует отметить относительно широкое развитие достаточно эффективных методик «обхода патентов», которыми могут пользоваться не только спорящие рационализаторы-энтузиасты, но и все те же рейдеры. В качестве примера можно привести достаточно интересный алгоритм, разработанный санкт-петербургскими изобретателями и основанный на результатах анализа патента. В качестве методики обхода предлагается ликвидация одного из существенных признаков или изменение существующих признаков на неэквивалентные. Как вариант может быть предложено использование конструктивных решений патентов, срок действия которых уже истек, при сохранении выпускаемой продукции. При этом аналитическая процедура (функциональный анализ, потоковый анализ, диверсионный анализ и т.д.), применяемая для выявления недостатков в патентной защите, не играет принципиальной роли[61].
В частности, наличие в патенте на изобретение подробного описания способа получения определенной фармацевтической композиции или фармацевтического препарата вовсе не исключает возможности получения нового, альтернативного способа получения. Такие проблемы зачастую влекут острые споры между конкурирующими организациями.
Например, фармацевтическая компания «Пфайзер Лтд» обратилась с иском к компании «Дж. Б. Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд» об обязании прекратить нарушение Патента № 1498388, выданного Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий от 01.04.1989 г. на способ получения амлодипина безината. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 апреля 1999 г. по делу № 83-110, которое было оставлено без изменения постановлением апелляционной инстанции от 7 июня 1999 г., исковое заявление было удовлетворено.
Однако в кассационной жалобе проигравшая сторона приводила аргументы в пользу того, что факт нарушения Патентного закона отсутствовал, поскольку производство безината амлодипина осуществлялось другим, отличным от охраняемого истцом способом. Таким образом, притязания патентообладателя не распространяются на лекарственные препараты с действующим веществом «безинат амлодипина», поскольку патент выдан только на способ получения лекарства, но не на лекарство, полученное этим способом. Следовательно, позиция суда, основанная на заключении экспертизы по другому делу на способ получения безината амлодипина, запатентованного истцом, как на единственный способ получения лекарственного вещества, с получением ответчиком патента на другой способ получения того же вещества, была поставлена под сомнение.
В соответствии с указанными доводами Федеральный суд арбитражного Московского округа отменил указанные решение и постановление и передал дело на новое рассмотрение в тот же суд по первой инстанции[62].
8.4
Дисциплина и конфиденциальность
Существенную роль играет и такой немаловажный аспект, как правильное регламентирование трудовых взаимоотношений в части фиксации передачи прав на объекты промышленной собственности, которые созданы в процессе исполнения служебных обязанностей.
Например, отсутствие подтверждения служебного задания может создать предпосылку для обжалования работником того факта, что соответствующий патент, промышленный образец или полезная модель являются служебными. Проблема состоит в том, что зачастую работодатели при создании служебных объектов промышленной собственности ограничиваются трудовым договором и должностной инструкцией, однако для фиксации факта служебного задания дополнительно рекомендуется вводить в действие приказы (о служебном задании) и готовить акты о выполнении данного служебного задания.
Эти меры необходимо предпринимать вовсе не из-за недоверия к сотрудникам, с которыми не так уж часто и происходят конфликты по вопросам служебных изобретений. Однако отсутствие четкого подхода в подтверждении служебных объектов промышленной собственности на стадии оценки предприятия при возможной атаке будет практически сразу же отмечено как негативный фактор.
Также принципиальным вопросом является информационная безопасность компании и вопросы конфиденциальности результатов интеллектуальной деятельности. Отсутствие четкой политики информационной безопасности наравне с юридически закрепленными в форме соглашений о конфиденциальности процедурами соблюдения работниками коммерческой тайны поставят под сомнение перспективность и конкурентоспособность инновационного потенциала и ноу-хау предприятия.
Одно из основных преимуществ промышленной собственности заключается в том, что в отличие от прав на управление тем или иным предприятием большинство прав на объекты промышленной собственности (например, патенты) могут принадлежать непосредственно физическому лицу или совместно группе лиц (которая может также включать и юридические лица).
Таким образом, может создаться такая ситуация, при которой рейдерам, успешно «захватившим» юридический «бразды правления» организацией, будут недоступны применяемые данной организацией технологии, которые осуществляются на основании лицензионных договоров с группой учредителей или иных заинтересованных лиц, которые являются обладателями исключительных прав на соответствующие патенты, промышленные образцы или полезные модели.
В отношении товарных знаков, которые могут быть зарегистрированы только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, наиболее приемлемым решением является создание сложной структуры из нескольких компаний, получающих от правообладателей права на использование товарных знаков. При этом не рекомендуется, чтобы обладателем исключительных прав на товарный знак была базисная управляющая компания, которая имеет основные риски недружественного поглощения. При этом, проводя анализ схемы финансово-хозяйственного взаимодействия между контрагентами, следует принимать во внимание правовые нормы, позволяющие досрочно прекратить регистрацию или ограничить права на использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности в случае его длительного неиспользования.
Таким образом, если предприятие обладает высоким научно-технологическим потенциалом, комплекс активных мероприятий, направленных на защиту прав на объекты промышленной собственности, может служить дополнительным источником для увеличения капитализации и инвестиционной привлекательности, а также одной из гарантий от недружественного поглощения. При этом фактор промышленной собственности необходимо учитывать на стадии первичной оценки объекта и проверке информации, полученной при первичных переговорах по объекту на стадии due diligence.
Таким образом, действующее законодательство, соответствующее международным требованиям, предоставляет различные возможности для пресечения недобросовестной конкуренции, и в случае «удачной» для потенциальных «захватчиков» атаки нужно констатировать полный провал организационной политики компании, поскольку стратегические вопросы охраны интеллектуальной собственности относятся прежде всего к компетенции руководителей компании.
ЧАСТЬ 2
ТАКТИКА
В этой части речь пойдет о различных тактических аспектах, которые могут быть применены при охране интеллектуальной собственности. Арбитражная практика, приводимая в качестве иллюстративных примеров, поможет вам принять правильное решение, так как вы сможете изучить возможную динамику развития правовых конфликтов.
ГЛАВА 9
ОЦЕНИВАЯ ВОЗДУХ
В системе бухгалтерского и налогового учета деятельности предприятия объекты интеллектуальной собственности причисляются к «нематериальным активам». В этой главе речь пойдет о, пожалуй, одном из самых сложных вопросов в сфере интеллектуальной собственности – оценке нематериальных активов.
9.1
Нематериальные активы
Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах коммерческих организаций содержатся в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденном приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н[63] (далее – ПБУ 14/2000).
ПБУ 14/2000 не формулирует, что понимается под нематериальными активами, а создает область определения, которая может быть приемлема для этой группы активов. Так, согласно п. 3 ПБУ 14/2000 нематериальные активы характеризуются:
• отсутствием материально-вещественной (физической) структуры;
• возможностью идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
• использованием в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
• использованием в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
• тем, что организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
• способностью приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
• наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
При этом согласно п. 2 ПБУ 14/2000 к нематериальным активам не могут быть отнесены объекты интеллектуальной собственности, если:
• соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не дали положительного результата;
• эти объекты не закончены и не оформлены в установленном порядке;
• объекты являются материальными (материальными носителями, в которых выражены произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных).
Пунктом 4 ПБУ 14/2000 устанавливается и перечень объектов, которые могут быть причислены к нематериальным активам (при условии соответствия указанным выше требованиям):
• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
• исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
• имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
• исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
• исключительное право патентообладателя на селекционные достижения[64].
Как заметил внимательный читатель, в этом перечне отсутствуют исключительные права на произведения науки, литературы и искусства, а также ноу-хау. Безусловно, противоречит здравой логике причисление к нематериальным активам исключительных авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных и соответственно непричисление к данным активам авторских прав на объекты литературы, науки и искусства.
Однако на практике и ноу-хау и исключительные права на произведения литературы, искусства и науки также могут быть причислены к нематериальным активам. Рассмотрим правовые основания для этого.
Во-первых, указанные объекты интеллектуальной собственности содержатся в перечне нематериальных активов, установленном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н[65].
Во-вторых, указанные объекты интеллектуальной собственности содержатся в п. 3 ст. 257 НК РФ. Следовательно, возникает коллизия, при которой ноу-хау и исключительные права на произведения литературы, науки и искусства могут быть отнесены в качестве нематериальных активов к налоговому учету, но не могут быть причислены к учету бухгалтерскому.
Другой не менее важной проблемой является подтверждение нематериальных активов, так как ни на ноу-хау, ни на объекты авторского права (в том числе исключительные права на программы для ЭВМ) охранные документы не выдаются в силу того, что они не подлежат государственной (либо иной) регистрации. К сожалению, действующее законодательство не предусматривает здесь каких-либо возможностей.
9.2
Оценка нематериальных активов
Основным документом, регулирующим вопросы определения рыночной стоимости тех или иных объектов оценки, является Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»[66] (далее – Закон об оценочной деятельности). Данный Закон устанавливает общие «правила игры» в области оценки имущества, обязательственных прав и прав собственности, информации, а также иных объектов гражданских прав. Поскольку в ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав отнесены результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), то действие Закона об оценочной деятельности прямо распространяется на сферу оценки интеллектуальной собственности.
В ст. 8 Закона об оценочной деятельности устанавливаются основания для обязательного проведения оценки. В этот перечень входят две группы оснований.
Первая группа связана с субъектным составом – в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям. Например, обязательно проведение оценки при приватизации, передаче в доверительное управление или аренду соответствующих объектов, находящихся в собственности у российских публично-правовых образований, а также при использовании соответствующих объектов в качестве предмета залога, продаже или ином отчуждении этих объектов, переуступке соответствующих долговых обязательств, передаче соответствующих объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы или фонды юридических лиц.
Вторая группа оснований для обязательной оценки не взаимоувязана с государственной и муниципальной собственностью. Основным критерием здесь является возникновение спора о стоимости объекта оценки. В этот перечень могут быть отнесены такие основания, как:
• национализация имущества;
• ипотечное кредитование физических и юридических лиц, при спорах о величине стоимости предмета ипотеки;
• споры о стоимости имущества, при составлении брачных контрактов или разделе имущества разводящихся супругов;
• выкуп или иное изъятие имущества собственником для государственных или муниципальных нужд;
• проведение объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов, при возникновении спора об исчислении налогооблагаемой базы.
В соответствии с данным Законом постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 были утверждены Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности[67]. В Стандартах дается понятие рыночной стоимости объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства (п. 3).
В Стандартах указываются и виды стоимости, отличные от рыночной стоимости. К ним относятся: стоимость объекта оценки с ограниченным рынком; стоимость замещения объекта оценки; стоимость воспроизводства объекта оценки; инвестиционная стоимость объекта оценки; стоимость объекта оценки для целей налогообложения; ликвидационная стоимость объекта оценки; утилизационная стоимость объекта оценки и т.д.
Стандарты предусматривают три различных подхода к оценке:
• затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа;
• сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;
• доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
При проведении оценки оценщик обязан использовать все три подхода к оценке или мотивированно отказаться от того или иного подхода. На основе полученных в рамках каждого из подходов результатов оценщик определяет итоговую величину стоимости объекта оценки.
В процессе оценки оценщик также должен определять и анализировать рынок, к которому относится объект оценки, его историю и текущую конъюнктуру и тенденции, а также аналог. С учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки и результатов анализа рынка оценщик осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки. При этих расчетах оценщик вправе принимать во внимание и иные обстоятельства, например обстоятельства, уменьшающие вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (риски).
Все подробности оценки объектов интеллектуальной собственности регламентируются в Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности[68], утвержденных Минимуществом России 26.11.2002 г. № СК-4/21297.
Специфика нематериальных активов модифицирует три известных подхода определения стоимости объекта оценки. Так, при использовании доходного подхода наибольшее внимание отводится доходам от использования интеллектуальной собственности. Обычно это платежи за предоставленное право использования интеллектуальной собственности (роялти, паушальные платежи и т.д.). Однако при доходном подходе существенное значение имеет и выявление всех выгод от использования объектов интеллектуальной собственности (экономия затрат на производство и реализацию продукции, увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции, снижение выплат налогов и/или иных обязательных платежей.
Определение рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности с использованием доходного подхода может быть осуществлено двумя способами: дисконтированием или капитализацией денежных потоков. В случае, если объекты оценки приносят за равные периоды времени неравные между собой денежные потоки от использования интеллектуальной собственности, рыночная стоимость определяется путем дисконтирования. Наглядный пример такого метода – заключение договора коммерческой концессии, предусматривающего предоставление контрагенту комплекса исключительных прав с вознаграждением в форме отчислений от выручки. Дисконтирование предполагает приведение всех будущих денежных потоков к дате проведения оценки.
Оценка посредством капитализации производится в случаях оценки объектов, приносящих за равные периоды времени денежные потоки от использования объектов интеллектуальной собственности, равные по величине между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами. Ставка капитализации в таком случае может определяться путем деления величины денежного потока, создаваемого аналогичной интеллектуальной собственностью, на ее цену.
Наиболее важными элементами при использовании сравнительного подхода при определении стоимости объектов интеллектуальной собственности, как правило, являются:
• объем оцениваемых имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности;
• условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью (соотношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
• изменение цен на интеллектуальную собственность за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки;
• отрасль, в которой были или будут использованы объекты интеллектуальной собственности;
• территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав;
• физические, функциональные, технологические, экономические характеристики аналогичных с оцениваемым объектов;
• спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием интеллектуальной собственности;
• наличие конкурирующих предложений;
• относительный объем реализации продукции (работ, услуг), произведенной с использованием интеллектуальной собственности;
• срок полезного использования интеллектуальной собственности;
• уровень затрат на освоение интеллектуальной собственности;
• условия платежа при совершении сделок с интеллектуальной собственностью;
• обстоятельства совершения сделок с интеллектуальной собственностью.
Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его износа. Износ интеллектуальной собственности может определяться в целом или на основе оценки его составных частей – устранимого и неустранимого износа. Устранимый износ, как правило, равен затратам на его устранение (например, затратам на модернизацию объекта интеллектуальной собственности). Неустранимый износ равен дисконтированной или капитализированной величине будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности, которые с наибольшей вероятностью будут недополучены в результате несоответствия функциональных, экономических, технических и других характеристик объекта оценки современным требованиям и условиям рынка.
В Приложении № 1 к Методическим рекомендациям содержится примерный перечень документов, с которыми приходится сталкиваться при осуществлении оценки объектов интеллектуальной собственности. В экономическом аспекте наибольший интерес представляют первичные учетные документы, отражающие факт поступления или выбытия соответствующих объектов учета в организации. К ним относят:
• акт приемки (приходования) нематериального актива;
• акт оценки стоимости нематериального актива;
• акт выбытия нематериального актива;
• акт списания нематериального актива.
Помимо Методических рекомендаций, имущественные отношения в области интеллектуальной собственности регулируются постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности»[69]. Действие данного документа распространяется на права, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полностью или частично финансировавшихся за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РСФСР и той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, а также из средств государственных внебюджетных фондов.
Согласно указанному постановлению инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности (далее – НТД) включает в себя три основных элемента:
1) осуществление комплексного (научно-технического, правового и экономического) анализа результатов НТД, включая соответствующую отчетную документацию, с целью выявления в них потенциально охраноспособных результатов (изобретения, промышленные образцы, ноу-хау и т.д.);
2) идентификация субъектов прав на выявленные результаты;
3) разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны на выявленные результаты и использование их в гражданском обороте.
Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством при приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий, реорганизации или ликвидации организаций соответствующей комиссией по приватизации, реорганизации или ликвидации.
ГЛАВА 10
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА: СТРАХОВАНИЕ
Сейчас мы уделим немного внимания вопросам страхования в сфере интеллектуальной собственности. В России, как, собственно, и во всем мире, эти вопросы развиваются весьма медленно, но нельзя не прогнозировать всплеска деловой активности в этой сфере. Когда? На этот вопрос ответа пока еще нет.
Проблемой минимизации рисков, связанных с оборотом интеллектуальной собственности, занимается страхование. Главное предназначение страхования интеллектуальной собственности – обеспечение безопасности и стабильности.
Страхование интеллектуальной собственности – это технология воздействия, направленная на стабилизацию венчурной деятельности.
Страхование интеллектуальной собственности – это мечта инвесторов о возврате вложений в случае возможного «провала» инноваций на рынке.
Страхование интеллектуальной собственности – это дополнительный и, возможно, один из самых эффективных аргументов в успешных переговорах о привлечении прямых инвестиций.
Страхование интеллектуальной собственности – это формирование новых страховых предпочтений.
Возможность страхования интеллектуальной собственности сегодня закреплена в России на законодательном уровне. Несмотря на то что речь идет о частном случае, предусмотренном ст. 395 ТК РФ, именно принятие указанной правовой нормы позволило внести в перечень страховых услуг многих страховщиков услуги по страхованию интеллектуальной собственности.
Удивительно, но, несмотря на вызывающие уважение темпы развития наукоемких технологий, услуги по страхованию в сфере интеллектуальной собственности предлагаются как в России, так и в зарубежных странах весьма скромно.
К сожалению, имеется немало людей, которые недооценивают перспективы страхования интеллектуальной собственности. Представители страхового бизнеса нередко на вопрос о недостаточном развитии направления интеллектуальной собственности приводят доводы о том, что на отечественном рынке в этой сфере пока еще не сформировались ни спрос, ни предложение[70].
С таким мнением согласиться нельзя. Всегда вызывает удивление позиция предпринимателей, отказывающихся от возможностей развития новых направлений бизнеса. Впрочем, может быть, прибыли у российских страховых компаний так высоки, что расширение спектра оказываемых услуг им уже неинтересно, или, быть может, все дело в отмечаемой многими специалистами необходимости поэтапного реформирования страхового рынка России, в том числе повышения его капитализации[71].
Однако сейчас страховые компании в полной мере еще не вступили в конкурентную борьбу за привлечение потенциальных страхователей. Во многих случаях можно столкнуться с отсутствием специальных методических рекомендаций и регламентированных процедур, создание которых автоматически выведет компании, начинающие новое направление, в число лидеров рынка.
К тому же страхование интеллектуальной собственности позволяет оказывать услуги сразу по трем основным видам страхования: страхования финансовых рисков, страхования ответственности и личного страхования.
В числе основных страховых рисков следует выделить:
• страхование издержек, связанных с рассмотрением дел в Патентном ведомстве и в судебных органах;
• страхование ответственности за случайное и непреднамеренное использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам;
• страхование рисков, связанных с возможным контрафактным использованием интеллектуальной собственности[72];
• страхование рисков, утраты прав на интеллектуальную собственность;
• страхование рисков, связанных с финансовыми потерями в случае отказа в выдаче патента или свидетельства.
Подобная классификация, безусловно, может быть существенно расширена. В нее могут быть добавлены такие специфические аспекты, как: страхование рисков патентных поверенных и страхование рисков организаций, осуществляющих деятельность по коллективному управлению авторскими и смежными правами, или, например, риск признания товарного знака общеизвестным или оспаривание самого юридического статуса произведения, которое может произойти едва ли не с каждым, даже вполне добросовестным правообладателем.
Предположим, что осторожность, с которой страховщики отнеслись к вопросу интеллектуальной собственности, уже в ближайшем будущем трансформируется в комплекс активных мероприятий по освоению нового сегмента рынка страховых услуг. Принимая во внимание существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и организаций на страховые услуги, наиболее правильно изначально установить доступный уровень цен на страховые услуги. Скорее всего, результатом этих мероприятий станет создание нескольких конкурирующих страховых пулов, которые и сформируют рынок страховщиков интеллектуальной собственности.
Возникновение рынка комплексных услуг по страхованию интеллектуальной собственности может весьма позитивно сказаться на рынке юридических услуг в сфере охраны интеллектуальной собственности. С уверенностью можно предполагать, что строгие правила и методики для страховых компаний будут разрабатывать привлеченные специалисты по нематериальным активам, причем услуги по охране интеллектуальной собственности и страхованию, скорее всего, будут продаваться одновременно. То есть юридические компании или патентные поверенные уже изначально будут исходить из разработанных требований страховых компаний.
Наверняка последуют и другие последствия. Например, услуги по страхованию интеллектуальной собственности могут вытеснить рассмотренные выше услуги по регистрации и депонированию.
Так, в Положении о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами[73], утвержденном приказом ГТК РФ от 27 октября 2003 г. № 1199, приводится расширенный перечень документов, подтверждающий наличие права на объекты интеллектуальной собственности. Это первый нормативно-правовой акт, содержащий в себе завершенный перечень правоподтверждающих документов на объекты интеллектуальной собственности.
Наличие предметного списка таких документов ставит под сомнение целесообразность использования термина «охранный документ». Наличие таких «охранных документов» – патентов, свидетельств и т.д. зачастую не может гарантировать реального авторства на соответствующие объекты интеллектуальной собственности, как и наличия самого произведения. Подтверждение тому – многочисленные судебные разбирательства, связанные с оспариванием авторства и/или «недружелюбным» изъятием результатов интеллектуальной деятельности.
Это особо важно в сферах авторского и смежного прав (особенно при защите авторских прав на программные продукты и базы данных), потому что в данной сфере отсутствуют даже «охранные документы».
Страховые компании могут при желании составить конкуренцию организациям по коллективному управлению имущественными правами, так как их клиенты смогут также получать официальные подтверждения наличия нематериальных активов. Причем можно с уверенностью прогнозировать, что возможная конкурентная борьба будет с успехом выиграна страховыми компаниями, так как отчетность для подтверждения наличия нематериальных активов, которые они будут требовать, будет заведомо более ориентирована на таможенные и налоговые органы.
И напоследок: читателю, возможно, будут интересны причины личной заинтересованности автора во внедрении страхования интеллектуальной собственности.
Во-первых, формирование рынка таких услуг даст резкий всплеск регистрации патентов и товарных знаков. Организации смогут позволить себе выделять большие денежные средства на патентные исследования и работу патентных консультантов, соответственно, регистрируя большее количество патентов. Авторы также смогут позволить себе услуги профессиональных консультантов и будут прилагать все усилия для создания реальной конкуренции крупным организациям. В итоге это сделает более конкурентоспособным рынок профессиональных консультаций в сфере патентных услуг и привлечения инвестирования.
Во-вторых, страхование интеллектуальной собственности привлечет новых крупных игроков в сферу профессиональных патентных консультаций.
ГЛАВА 11
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ДВОЙНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Налогообложение операций с объектами интеллектуальной собственности нередко вызывают противоречивые чувства у бухгалтеров и аудиторов. Это связано прежде всего с «нематериальной» природой этих активов, которые нужно постоянно подтверждать. Но имеющие место сложности с лихвой окупаются преимуществами.
11.1
Преимущества
В числе налоговых преимуществ использования объектов интеллектуальной собственности следует выделить такие аспекты, как:
• уменьшение налога на прибыль;
• регулирование объема амортизационных отчислений и создание фондов на приобретение новых объектов интеллектуальной собственности;
• увеличение рыночной стоимости предприятия;
• определение размера доли при вкладе в уставный капитал в форме объектов интеллектуальной собственности;
• оптимизация соотношения активов;
• определение стоимости объектов интеллектуальной собственности при их купле-продаже и т.д.[74].
Более того, интеллектуальная собственность активно используется в схемах оптимизации налогообложения. Сегодня многие известные читателю российские бренды или иные объекты промышленной собственности зарегистрированы в Британских Виргинских островах или других государствах, которые традиционно относят к офшорным юрисдикциям. Неужели все дело в том, что в этих странах так много изобретателей или это новая форма патентной международной экспансии?
Возможно, все значительно проще. Обратимся к одной из наиболее часто используемых возможностей оптимизации налоговых платежей, опубликованной С.М. Джаарбековым: «Оффшорная компания выступает в роли исполнителя по договору возмездного оказания услуг, выполнения работ. За оказанные услуги (работы) российская организация выплачивает вознаграждение, которое поступает на счет в офшорной фирме.
Одной из наиболее распространенных вариаций этой схемы является предоставление в пользование имущественных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и пр. В этом случае иностранная организация, зарегистрированная в офшорной зоне, предоставляет права на использование российской организацией на территории России этих прав, за что взимается плата (роялти)»[75].
Впрочем, даже если и применять методы налогового планирования, то использование указанной схемы не представляется перспективным и не может быть рекомендовано как для долгосрочной деятельности, так и для разовых операций – в силу ее общеизвестности. Тем не менее нельзя исключать и тот факт, что некоторые компании, вполне вероятно, используют подобные схемы. Полагаю, что их недостатки и потенциальные риски с лихвой перевешивают на чаше символических весов сомнительные преимущества. А поскольку разговор уже приобретает весьма прикладной характер, предлагаю рассмотреть несколько вопросов, связанных с налогообложением интеллектуальной собственности.
Начнем с наиболее классического примера, связанного с перемещением объектов интеллектуальной собственности через Государственную границу РФ.
На практике возникают ситуации, при которых объекты интеллектуальной собственности (а это могут быть секреты производства, ноу-хау и т.д.) или техническая документация, обусловленная соответствующими договорами об оказании возмездных услуг, в электронной форме перемещаются через Государственную границу Российской Федерации. Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что в случае перемещения данной информации при помощи дискеты, CD-рома или иного материального носителя российские компании могут быть подвергнуты санкциям за недекларирование товаров.
К примеру, российская компания заключает договор с немецкими контрагентами, предметом которого является исследование местного рынка или разработка специального программного обеспечения. Результаты выполненных работ (результаты исследований рынка или новое программное обеспечение) иностранная сторона обязана передать стороне российской. В случае если передача информации происходит (как это обычно и бывает) посредством передачи материального носителя, то требуется соблюдение таможенного законодательства. Поскольку имеет место факт передачи через Государственную границу РФ «товара», к которому относят и информацию.
Но если факт передачи материального носителя не доказан и есть существенные основания полагать, что указанные товары передаются посредством электронной почты (подтверждением чему может служить договор с компанией – поставщиком услуг электронной почты), то соответствующие санкции к компаниям не могут быть применимы.
Принимая во внимание ст. 18 ТК РФ, под товаром понимается «любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные ценности...», информация, которая передается сторонами без использования материального носителя, попросту перестает обладать характеристиками товара. Прямым доказательством этого служит постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 2 сентября 1999 г. № А-49-4433/98-Зак/13[76], в котором указывалось, что «информация, полученная по электронной почте, не отвечает определению товара, данному в ст. 18 Таможенного кодекса РФ».
Сходная ситуация возникает и в сфере валютного законодательства, в соответствии с которой органам по валютному и экспортному контролю необходимо принимать во внимание факт оказания соответствующих услуг (например, передача документации) на территории Российской Федерации. Если учитывать, что передача такой документации происходит посредством Интернет, то территорию места совершения данного юридического действия определить практически невозможно (см.: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.02.2001 г. № КА-40/210-01[77]).
11.2
Относительно НДС: на примере аудиовизуальных произведений
Обратимся к другой схеме, которая нередко используется при создании и последующей передаче прав на аудиовизуальные произведения. Правомерность указанных ниже действий подтверждена официальным письмом. Впрочем, следует отметить, что указанное письмо, опубликованное в открытом доступе в справочной правовой системе, имеет индивидуально определенный характер.
В соответствии с письмом Минфина России от 9 февраля № 03-04-08/33[78] российская организация заключает авторский договор с иностранной компанией, которая не осуществляет свою деятельность на территории России. Предметом договора являются создание российской организацией аудиовизуального произведения (далее – Фильм) и передача исключительных прав на его использование. Для того чтобы у российской компании не возникло обязанности оплачивать НДС, требуется доказать ряд обстоятельств.
Обстоятельство первое. Необходимо доказать, что осуществляемая операция относится к числу операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория России. Для этого достаточно указания на подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ и предоставление предмета договора, в котором четко зафиксировано обязательство по передаче исключительных имущественных авторских прав.
Обстоятельство второе. Необходимо доказать тот факт, что авторские права передаются иностранной организации, которая не осуществляет свою деятельность на территории России, т.е. не является налоговым резидентом РФ. Здесь могут возникнуть сложности.
обстоятельство третье и самое важное. Принимая во внимание важность вопроса, необходимо документально подтвердить первые два обстоятельства, а также быть готовым подтвердить, что целью сторон была не оптимизация налогообложения, а передача авторских прав.
обстоятельства дополнительные. Несмотря на то что указанные выше обстоятельства могут быть с успехом подтверждены, сложности могут возникнуть.
Итак, обратимся к тексту письма:
В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ (далее – Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен ст. 148 Кодекса. Так, согласно подп. 4 п. 1 данной статьи Кодекса местом реализации услуг по передаче, предоставлению авторских прав или иных аналогичных прав признается территория Российской Федерации, если покупатель таких услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. При этом местом осуществления деятельности покупателя услуг считается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя указанных услуг на основе государственной регистрации организации, а при ее отсутствии – на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организации, места нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства, если услуги оказаны через это постоянное представительство.
Как следует из письма, покупателем услуг по передаче исключительных прав на использование аудиовизуального произведения является иностранная компания, не осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации. Поэтому местом реализации таких услуг, оказываемых российской организацией, территория Российский Федерации не признается, и, соответственно, данные услуги налогообложению налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации не подлежат.
Согласно п. 4 ст. 148 Кодекса документами, подтверждающими место оказания услуг, являются контракт с иностранным лицом и документы, подтверждающие факт оказания услуг.
Поскольку конкретный перечень документов, подтверждающих место осуществление деятельности покупателя услуг, Кодексом не предусмотрен, то российская организация, реализующаяиностранной компании исключительные права на использование аудиовизуального произведения, может представить в налоговый орган любые документы, не вызывающие сомнения у налогового органа и подтверждающие ведение покупателем данных услуг деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Таким образом, приведенная выше схема может быть использована не только при передаче авторских прав на аудиовизуальные произведения. Впрочем, читателю, собравшемуся ее реализовать на практике, следует только посоветовать собрать необходимый пакет подтверждений как самого объекта интеллектуальной собственности, так и его передачи.
11.3
Относительно НДС: на примере программ для ЭВМ
Один из самых запутанных вопросов в сфере налогообложения интеллектуальной собственности – споры относительно экспортируемых программ для ЭВМ. Многие разработчики программного обеспечения относятся к программам для ЭВМ как к товару и применяют к ним соответствующие меры налогообложения.
В то же время имеются все основания полагать, что используемые некоторыми российскими компаниями договоры, предусматривающие «поставку программы для ЭВМ», некорректны с юридической точки зрения. Это обусловлено тем, что программа для ЭВМ, как это уже отмечалось выше, является объектом авторского права – литературным произведением.
Отсюда правомерен вывод о том, что если в договоре о поставке программ для ЭВМ отсутствуют существенные условия авторского договора, а именно способы использования произведения; срок и территория, на которые передается право; размер вознаграждения и/или порядок определения размера вознаграждения, то данный договор может быть признан недействительным.
Согласно ст. 38 НК РФ имущественные права не отнесены к товарам в целях налогообложения. Пункт 3 ст. 38 НК РФ устанавливает, что «товаром... признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации...».
Рассмотрим несколько примеров.
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
Согласно постановлению Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 декабря 1999 г. № КА-А40/4119-99[79] возмещение НДС при передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности действующим законодательством не предусматривается.
Как следует из материалов дела, суд первой инстанции квалифицировал деятельность организации как деятельность по реализации товаров. Однако предметом договора была передача программ для ЭВМ и частей программ. Суд необоснованно применил к программам для ЭВМ понятия «продукция собственного производства», «право собственности» и «реализация». Вместе с тем программа для ЭВМ как объект авторского права не является товаром (вещью) и поэтому не может быть предметом договора купли-продажи (в соответствии с п. 1 ст. 454 и ст. 506 ГК РФ).
Сходная позиция озвучена и в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 августа 2001 г. № КГ-А40/4242-01[80].
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
В частности, было подтверждено решение суда первой инстанции, который взыскал в пользу истца компенсацию за нарушение его авторских прав, установив факт неправомерного использования программы для ЭВМ, поскольку передача права собственности на материальный объект (носитель, содержащий программу) не означает передачу авторских прав на саму программу для ЭВМ.
Несмотря на четкую и детализированную информацию, приведенную в постановлениях Федерального арбитражного суда, следует отметить, что существуют и альтернативные толкования подобных споров.
Так, постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 мая 2002 г. № КА-А40/3254-02[81] признан необоснованным вывод налогового органа о том, что предметом экспортного контракта являлись имущественные права на программу как объект интеллектуальной собственности.
Читать бесплатно другие книги:
