Доменные споры. Судебная практика в России Герцева Елена

Суд первой инстанции

Как следует из судебных актов по данному делу, истец является правообладателем товарного знака «BALTMAXIMUS», дата регистрации – 11 октября 2005 года, заявка № 2005702475, приоритет товарного знака – 8 февраля 2005 года. Срок действия регистрации истекает 8 февраля 2015 года.

Судом было установлено и сторонами не оспаривалось, что 15 ноября 2010 года регистратор ЗАО «РСИЦ» по заявке ответчика зарегистрировал домен балт-максимус.рф в соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене .РФ. Администратором домена является ответчик.

На основании ст. 1229, 1484 ГК РФ истец обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском к администратору домена об обязании ответчика прекратить использование доменного имени балт-максимус.рф, указав, что при наборе доменного имени балт-максимус.рф в сети Интернет происходит автоматическая переадресация на сайт www.eldorado-kaliningrad.ru, на котором размещены рекламные материалы торговой сети «Эльдорадо» (Ответчика), демонстрирующие бытовую технику.

Поскольку исключительное право истца на товарный знак зарегистрировано в отношении услуг, в том числе по демонстрации бытовой техники и электроники, обновление рекламных материалов, продвижение товаров, а именно: бытовой техники и электроники, деловой информации, что отражено в свидетельстве на товарный знак, истец полагал, что ответчик использует доменное имя балт-максимус.рф для рекламы и продвижения идентичных товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, принадлежащий истцу, что якобы является со стороны ответчика актом недобросовестной конкуренции.

Однако, исследовав материалы данного дела, суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения заявленных истцом исковых требований.

При принятии решения по данному делу судом было установлено, что третье лицо, ЗАО «РСИЦ», является регистратором домена балт-максимус.рф с 15 ноября 2010 года и по настоящее время, а его администратором с 15 ноября 2010 года по настоящее время является ответчик.

Решение суда первой инстанции было принято с учетом того, что регистрация в домене .РФ началась с ноября 2009 года. Первоначально проходил период приоритетной регистрации для правообладателей товарных знаков. В данный период заявки на регистрацию доменов в домене .РФ могли подавать только правообладатели товарных знаков. Информация о порядке подачи заявок для правообладателей товарных знаков в приоритетный период была общедоступной. Приоритетный период истек 16 сентября 2010 года. В свою очередь, с 11 ноября 2010 года начался период открытой регистрации в домене РФ для всех желающих.

Как установил суд, домен балт-максимус.рф был зарегистрирован в период открытой регистрации 15 ноября 2010 года на ответчика по единственной заявке, что не оспаривается сторонами.

Судом также было установлено, что истец не подавал заявок на регистрацию домена балт-максимус.рф ни в приоритетный период, ни в период открытой регистрации. Домен балт-максимус.рф в настоящее время не используется в нарушение прав истца на товарный знак, сайт под указанным доменом находится в разработке.

Как было установлено судом, ответчик не предлагает на сайте под доменным именем балт-максимус.рф какие-либо товары и услуги, в том числе те, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом сам факт использования в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком лицом, не являющимся правообладателем, как указал суд первой инстанции, не свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав правообладателя (истца).

Апелляционная инстанция

Истец не согласился с данным решением и обжаловал его в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, который, рассмотрев данное дело, оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

При принятии постановления от 22 ноября 2011 года суд апелляционной инстанции руководствовался правовыми позициями Президиума ВАС РФ, изложенными в постановлениях от 11 ноября 2008 года № 5560/08 и от 18 мая 2011 года № 18012/10.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что для признания владельца доменного имени, нарушившим право обладателя товарного знака, необходима совокупность условий:

• идентичность доменного имени или сходство до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

• отсутствие у владельца доменного имени каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

• регистрация и недобросовестное использование доменного имени.

При принятии постановления по данному делу суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что совокупность указанных условий истец при рассмотрении дела в судах первой и апелляционных инстанции не доказал.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что в материалах дела отсутствуют какие-либо соответствующие ч. 2 ст. 64 ГК РФ доказательства как обнаружения фактов конкуренции со стороны ответчика применительно к зарегистрированным правам истца, так и длящегося характера действий, вызвавших отрицательную оценку со стороны владельца товарного знака.

При этом по определению апелляционного суда стороны совместно осмотрели сайт, размещенный под доменным именем балт-максимус.рф, и установили, что перенаправление домена не осуществляется, – на что при заявлении иска обращало внимание ООО «Максимус», – имеется гиперссылка на регистратора доменного имени RU-CENTER (ЗАО «РСИЦ»).

Суд апелляционной инстанции также отметил, что в суде первой инстанции установлен и подтвержден в ходе апелляционного рассмотрения дела законный характер регистрации за ответчиком доменного имени, при том, что соответствующих заявок от истца не поступало.

Суд апелляционной инстанции указал, что понятие «недобросовестной конкуренции» раскрыто в п. 3 ст. 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности 1883 (в редакции от 2 октября 1979 года) под которую, по мнению суда апелляционной инстанции, действия ответчика не подпадают, поскольку регистрация доменного имени не воспрепятствовала истцу ни использовать свой товарный знак в предпринимательских целях по зарегистрированным классам МКТУ, ни создала смешения в отношении предприятий, ни вводила в заблуждение потребителей.

Кассационная инстанция

ФАС Северо-Западного округа оставил судебные акты по данному делу без изменения, а кассационную жалобу истца без удовлетворения.

При принятии постановления суд кассационной инстанции руководствовался пп. 2 п. 1 ст. 1252, ст. 1484 ГК РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, правовыми позициями Президиума ВАС РФ, изложенными в постановлениях № 5560/08 от 11 ноября 2008 года и № 18012/10 от 18 мая 2011 года.

Постановление суда кассационной инстанции было принято с учетом:

• недоказанности истцом совокупности условий, при наличии которых в соответствии с правовыми позициями Президиума ВАС РФ имеет место акт недобросовестной конкуренции со стороны администратора домена;

• законного характера регистрации за ответчиком доменного имени и того обстоятельства, что соответствующих заявок от истца к регистратору доменного имени RU-CENTER (ЗАО «РСИЦ») не поступало;

• что на момент рассмотрения спора апелляционным судом перенаправление домена на сайт www. eldorado-kaliningrad.ru не осуществляется, а имеется гиперссылка на регистратора доменного имени RU-CENTER (ЗАО «РСИЦ»);

• пояснений представителя ответчика, что с момента регистрации домена он не использовал сайт по причине его разработки;

• что действия ответчика не подпадают под понятие недобросовестной конкуренции, поскольку регистрация доменного имени не препятствовала истцу использовать свой товарный знак в предпринимательских целях по зарегистрированным классам МКТУ, не создавала смешения в отношении предприятий, не вводила в заблуждение потребителей, а пояснения представителя истца в кассационной инстанции подтвердили использование истцом аналогичного домена в латинском алфавите;

• отсутствия доказательств как обнаружения фактов конкуренции со стороны ответчика применительно к зарегистрированным правам истца, так и длящегося характера действий, вызвавших отрицательную оценку со стороны владельца товарного знака.

Наша позиция

На наш взгляд, при рассмотрении данного дела суд обоснованно посчитал важным для дела, каким образом ответчик использовал доменное имя на момент рассмотрения дела в суде.

В этой связи необходимо заметить, что в большинстве случаев при разрешении доменных споров суды не исследуют указанное обстоятельство (суды исследуют и дают оценку лишь той информации, которая зафиксирована нотариальным протоколом осмотра сайта, который составляется, как правило, незадолго до того, как дело принято к производству суда) и, соответственно, ему не дается надлежащая оценка.

Вместе с тем, то, как используется доменное имя на момент рассмотрения дела в суде, в силу п. 2 ст. 65, п. 1 ст. 71 АПК РФ, безусловно, имеет важное значение для правильного рассмотрения дела.

Исходя из содержания п. 3 ст. 1484, ст. 1515 ГК РФ, если на момент рассмотрения дела в суде сходное с товарным знаком обозначение не используется без разрешения правообладателя в доменном имени в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров, то, соответственно, отсутствуют основания для того, чтобы запрещать ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, если судом будет установлено, что на момент рассмотрения спора доменное имя, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, не используется ответчиком для размещения информации об однородных товарах и услугах, то в отсутствие доказательств злоупотребления правом со стороны ответчика – администратора спорного домена или наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, данное обстоятельство является основанием для отказа истцу в удовлетворении требований о запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

То, что суды обязаны исследовать данное обстоятельство, подтверждается также практикой Президиума ВАС РФ. Постановление Президиума ВАС РФ № 18012 от 18 мая 2011 года было принято с учетом того, что администратор домена mumm.ru после подачи компанией заявления о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов передал права по администрированию этого домена новому администратору, что, по мнению Президиума ВАС РФ, подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Представляется, что данная правовая позиция будет воспринята судебной практикой и с учетом данной правовой позиции доменные споры будут разрешаться арбитражными судами не только Северо-Западного округа, но и других федеральных округов.

Глава 5 Суд по интеллектуальным правам

5.1. Полномочия Суда по интеллектуальным правам по доменным спорам

В системе арбитражных судов РФ создан новый суд – Суд по интеллектуальным правам. Он начал принимать исковые заявления и кассационные жалобы с 3 июля 2013 года.

В этой связи и у правообладателей, и у администраторов доменов возникает закономерный вопрос, будет ли Суд по интеллектуальным правам рассматривать доменные споры и в качестве суда какой инстанции. В какой суд должны подаваться иски по доменным спорам. Сохранился ли прежний порядок обжалования судебных актов по доменным спорам или в связи с созданием Суда по интеллектуальным правам он претерпел изменения.

В соответствии с законом Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.

Доменные споры не подпадают по категорию дел, которые данный суд рассматривает в качестве суда первой инстанции.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает дела о защите исключительных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, и арбитражными апелляционными судами.

К делам о защите исключительных прав относятся, в частности, дела по спорам о нарушениях исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

ВАС РФ и Суд по интеллектуальным правам разъяснили, что под такими делами понимаются, в том числе и подведомственные арбитражным судам дела о защите интеллектуальных прав на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.

Это означает, что, как и до создания Суда по интеллектуальным правам, арбитражные суды субъектов Российской Федерации рассматривают доменные споры в качестве судов первой инстанции.

Апелляционные жалобы на судебные акты по доменным спорам рассматривают арбитражные апелляционные суды.

Кассационные жалобы на судебные акты по доменным спорам рассматривает Суд по интеллектуальным правам, а не Федеральные арбитражные суды округов, как это было раньше.

Как следует из разъяснений ВАС РФ и Суда по интеллектуальным правам, кассационные жалобы на судебные акты по доменным спорам подаются в общем порядке, предусмотренном ст. 275 АПК РФ.

Арбитражный суд, принявший решение по доменному спору, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в качестве суда, в который подается кассационная жалоба (п. 1 ч. 2 ст. 277 АПК РФ).

В случае, если по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам, кассационная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной инстанции, такой арбитражный суд применительно к положениям ст. 39 АПК РФ передает ее по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции доменных споров, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арбитражными апелляционными судами, осуществляется коллегиальным составом судей (ч. 1 ст. 284 АПК РФ), а не Президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по доменным спорам – арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелляционных арбитражных судов и Суда по интеллектуальным правам – могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

Соответственно, как и раньше, заявления о пересмотре в порядке надзора судебных актов по доменным спорам должны подаваться в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Представляется, что создание Суда по интеллектуальным правам, который будет в качестве суда кассационной инстанции рассматривать данную категорию дел, является важной позитивной вехой в развитии судебной практики по доменным спорам.

На наш взгляд, рассмотрение всех доменных споров в одном суде кассационной инстанции, Суде по интеллектуальным правам, а не в десяти Федеральных арбитражных судах округов, как это было раньше, будет способствовать единообразию в разрешении судами доменных споров.

5.2. Доменные споры в Суде по интеллектуальным правам. Первые итоги

За более чем 12 лет разрешения арбитражными судами Российской Федерации доменных споров (первый из них в отношении доменного имени kodak.ru Президиум ВАС РФ рассмотрел в 2001 году) Высший Арбитражный Суд РФ и Федеральные арбитражные суды округов так и не определили четкие критерии, при наличии которых в совокупности по такого рода делам имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование, предусмотренное ст. 1474, 1484 ГК РФ.

Не определил эти критерии до настоящего времени и Суд по интеллектуальным правам, который с 3 июля 2013 года начал рассматривать доменные споры в качестве суда кассационной инстанции.

В результате чего, применяя ст. 1474, 1484 ГК РФ и другие нормы закона, суды, как мы считаем, делают выводы о нарушении исключительных прав на товарные знаки и на фирменные наименования, ссылаясь на обстоятельства, которые, по нашему мнению, не имеют значения для применения ст. 1474, 1484 ГК РФ, или ссылок на которые явно недостаточно для того, чтобы их применять.

Представляется, что это является одной из главных причин того, что до настоящего времени отсутствует единообразие в применении судами указанных норм права при разрешении ими доменных споров.

Как уже отмечалось нами ранее, в системе арбитражных судов РФ создан новый суд – Суд по интеллектуальным правам. Он начал принимать исковые заявления и кассационные жалобы с 3 июля 2013 года.

С его созданием кассационные жалобы на судебные акты по доменным спорам рассматривает Суд по интеллектуальным правам, а не Федеральные арбитражные суды округов, как это было раньше. По первой инстанции такого рода дела рассматривают Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, решения которых могут быть обжалованы в арбитражные апелляционные суды.

Случай из практики. В арбитражный суд Псковской области было подано исковое заявление от ООО «Центр передовых технологий» (истец) против ООО «Элек.ру» (ответчик) с исковыми требованиями: признать администрирование ответчиком доменного имени elec.ru в российском сегменте Интернета нарушением прав истца на товарные знаки «Elec.ru» и «Elec», запретить ответчику использовать обозначение «Elec», сходное с товарными знаками истца, в сети Интернет, в том числе в доменном имени. Кроме того, истец потребовал взыскать с ответчика денежную компенсацию, госпошлину и оплату услуг своего представителя. В ходе судебного разбирательства суд установил, что в ноябре 2006 г. ООО «Центр передовых технологий» были зарегистрированы товарные знаки «ELEC» и «ELEC.RU», сходные с фирменным наименованием ООО «Элек.ру» и принадлежащим ему доменным именем elec.ru. По мнению ответчика, товарные знаки были зарегистрированы исключительно с целью «обратного захвата» домена и получения финансовой выгоды. ООО «Элек.ру» получило права по администрированию домена elec.ru еще в 2004 г. Доменное имя повторяет фирменное наименование ответчика на английском языке, специально созданного для более успешного использования доменного имени. В решении суда указано, что ни Закон о товарных знаках, ни другой нормативный акт не устанавливают преимущественной защиты прав на товарный знак перед правом на фирменное наименование для случаев, когда в качестве товарного знака и фирменного наименования используются сходные обозначения. Судом установлено и материалами дела подтверждается, что доменное имя elec.ru совпадает с фирменным наименованием ответчика и использовалось им для рекламы электротехнического оборудования с 2004 г., то есть до создания истца (2005 г.) и регистрации им прав на товарные знаки (2006 г.). Суд считает, что истец, при той добросовестности, разумности и осмотрительности, которые уместны при создании эффективно работающего юридического лица, должен был знать о деятельности ответчика в той же сфере экономики и использовании им доменного имени elec.ru, поскольку намеревался использовать регистрируемые им товарные знаки в Интернете, как следует из свидетельств. С учетом анализа наименования ответчика и товарных знаков истца, рода и сферы их деятельности, а также того, что на момент регистрации товарных знаков (ноябрь 2006 г.) фирменное наименование ответчика уже было зарегистрировано в установленном законом порядке (февраль 2004 г.) и использовалось им в доменном имени, судом сделан вывод о том, что действиями ответчика не нарушены права истца, в связи с чем в удовлетворении иска было отказано в полном объеме.

В период с начала июля 2013 года по середину октября 2013 года Суд по интеллектуальным правам рассмотрел уже четыре доменных спора в качестве суда кассационной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность решений Арбитражного суда г. Москвы и постановлений 9ААС, которыми были разрешены споры в отношении доменных имен acv.ru; nike.ru; burgerking.ru и burgerking.su; kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф.

По всем вышеперечисленным доменным спорам Суд по интеллектуальным правам оставил судебные акты без изменения, а кассационные жалобы администраторов доменов без удовлетворения.

По нашему мнению, первые результаты рассмотрения доменных споров Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции свидетельствуют о том, что никаких заметных изменений в практике разрешения судами данной категории дел пока не произошло.

Представляется, это обусловлено тем, что за более чем 12 лет рассмотрения судами доменных споров Президиумом ВАС РФ в Информационном письме или в Обзоре практики так и не были четко определены правовые позиции, исходя из которых суды должны разрешать такого рода дела. Не была обобщена судебная практика разрешения доменных споров и Федеральными арбитражными судами округов.

Как уже отмечалось, за период с 2001 по 2013 год Президиум ВАС РФ рассмотрел только 5 доменных споров в отношении доменных имен: кodak.ru (16 января 2001 года), denco.com (11 ноября 2008 года), ladm.ru и lad-m.ru (8 декабря 2009 года), mumm.ru (18 мая 2010 года) и тёплыйдом.рф (4 июня 2013 года).

На наш взгляд, постановлений Президиума по указанным делам явно недостаточно для того, чтобы обеспечить единообразие в применении судами норм права при разрешении доменных споров, количество которых с каждым годом неуклонно растет.

В отсутствие четких разъяснений со стороны Президиума ВАС РФ относительно того, как следует судам разрешать доменные споры, в каких случаях, на примере результатов рассмотрения конкретных дел, имеет место нарушение прав правообладателей, а в каких – администраторы доменов должны пользоваться судебной защитой от неправомерных притязаний со стороны правообладателей, нам кажется, что Коллегия судей ВАС РФ и Федеральные арбитражные суды округов, которые до недавнего времени являлись судами кассационной инстанции по доменным спорам, оставляли без должного внимания то, каким образом арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами истолковываются и применяются нормы закона, при разрешении ими доменных споров, ссылкой на какие обстоятельства они обосновывают применение или отказ в применении тех или иных норм права и проч.

Представляется, что и в постановлениях Суда по интеллектуальным правам по всем доменным спорам, рассмотренным им на данный момент в качестве суда кассационной инстанции, также отсутствуют указания на то, каким образом должны применяться нижестоящими судами при рассмотрении ими доменных споров ст. 1474, 1484 ГК РФ и другие нормы закона, на основании которых суды разрешают такого рода дела, а также то, насколько правильно они были применены нижестоящими судами при разрешении конкретных дел.

В своих постановлениях Суд по интеллектуальным правам ссылается на нормы закона и цитирует их, но в них, по нашему мнению, отсутствует указание на то, как они должны истолковываться и применяться судами при разрешении ими доменных споров, при наличии каких критериев в совокупности они могут быть применены, какие обстоятельства в обязательном порядке должны быть установлены судами при разрешении такого рода дел и проч.

При этом в принятых им постановлениях Суд по интеллектуальным правам ссылается, в том числе и на обстоятельства, на наш взгляд, не имеющие значения для применения тех норм закона, которыми суды руководствовались при разрешении данных дел.

Доменное имя acv.ru

Постановлением от 2 октября 2013 года по делу № А40125058/2012 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля 2013 года и постановление 9ААС от 22 мая 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Леонтьева Ю.Л. и ООО «Эй Си Ви» без удовлетворения.

По данному делу ОАО «Эй Си Ви Интернешнл» просило суд обязать Леонтьева Ю.Л. прекратить использование домена второго уровня acv.ru путем аннулирования его регистрации, а также о запрете использования товарного знака «ACV» и сходных с ним обозначений в сети Интернет, равно как и любым другим образом, противоречащим законодательству РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля 2013 года исковые требования были удовлетворены в части обязания Леонтьева Ю.Л. прекратить незаконное использование в Интернет домена второго уровня acv.ru и запрещения незаконного использования товарного знака «ACV» (Свидетельство о регистрации ВОИС № 376443) в сети Интернет. В остальной части заявленных требований было отказано.

Постановлением 9ААС от 22 мая 2013 года решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено без изменения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на нормы закона, которыми руководствовался суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования: п. 1 ст. 1229, ст. 1479, п. 1 ст. 1484, ч. 2 ст. 1484, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ.

В постановлении также указано, что суд, разрешая спор, также учитывал положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ст. 10-bis которой содержит общий запрет недобросовестной конкуренции.

По мнению суда кассационной инстанции, изложенному в мотивировочной части постановления, при принятии судебных актов по делу суды пришли к правомерному выводу о том, что доменное имя acv.ru сходно до степени смешения по всем критериям сходства с товарным знаком ACV и что действия Леонтьева Ю.Л. по администрированию и использованию спорного домена при наличии законного интереса в его обладании у истца нарушают исключительные права истца на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции.

Представляется, то обстоятельство, что доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком, является лишь одним из критериев, с учетом которого может быть сделан вывод о наличии или отсутствии в действиях администратора домена нарушения прав на товарный знак или акта недобросовестной конкуренции.

Однако установление одного указанного факта с точки зрения закона, как мы считаем, недостаточно для вывода о том, что имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак или акта недобросовестной конкуренции.

Соответственно, при принятии данного постановления, по нашему мнению, Суду по интеллектуальным правам необходимо было определить и иные критерии, при наличии которых в совокупности имеет место:

• нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное ст. 1484 ГК РФ, и может приняться судами указанная норма закона;

• акт недобросовестной конкуренции, общий запрет которой содержится в ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, и может приняться судами указанная норма.

Прежде чем делать вывод о том, что действия Леонтьева Ю.Л. по администрированию и использованию спорного домена при наличии законного интереса в его обладании у истца нарушают исключительные права истца на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции.

Поскольку наличие данных критериев в совокупности не было установлено Судом по интеллектуальным правам при разрешении данного дела, соответственно, его выводы о правильном применении судами норм права, в частности, ст. 1484 ГК РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, вряд ли можно признать обоснованными.

Доменное имя nike.ru

Постановлением от 2 октября 2013 года по делу № А40-111177/2012 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2013 года и постановление 9ААС от 29 мая 2013 года по тому же делу оставил без изменения, кассационную жалобу Другалева С.К. без удовлетворения.

По данному делу Компания «NIKE International Ltd» обратилась в суд с иском к Другалеву С.К. о признании действий ответчика по администрированию доменного имени nike.ru нарушением прав на товарные знаки и фирменное наименование истца и запрете использовать обозначение «nike» в доменном имени nike.ru в сети Интернет.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2013 года заявленные требования были удовлетворены частично: Другалеву С.К. запрещено использовать обозначение «nike» в доменном имени nike.ru в сети Интернет. В остальной части требований отказано.

Постановлением 9ААС от 29 мая 2013 года решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2013 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст. 1229, 1484, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года по делу № 5560/08.

В указанном постановлении отсутствуют ссылки на ст. 1474 ГК РФ «Исключительное право на фирменное наименование».

Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам не определил критерии, при наличии которых в совокупности имеет место:

1) нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное ст. 1484 ГК РФ, и может быть применена судами указанная норма закона;

2) нарушение исключительных прав на фирменное наименование, предусмотренное ст. 1474 ГК РФ, и может быть применена судами указанная норма закона;

3) акт недобросовестной конкуренции, общий запрет которой содержится в ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, и может быть применена судами указанная норма.

При этом, как мы считаем, исходя из содержания вышеперечисленных норм, ссылкой на одни и те же обстоятельства не могут одновременно подтверждаться и факт нарушения исключительных прав на товарный знак, и факт нарушения исключительных прав на фирменное наименование, и наличие акта недобросовестной конкуренции.

Соответственно, как нам кажется, в судебных актах должны быть указаны обстоятельства, которыми мог бы подтверждаться факт совершения ответчиком каждого из вышеперечисленных нарушений, обоснованность применения судами каждой из вышеперечисленной нормы права и, соответственно, выводы о том, правильно ли были применены судами каждая из вышеуказанных норм, а не все в совокупности.

По мнению суда кассационной инстанции, сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям ст. 10-bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

На наш взгляд, такое толкование и применение Судом по интеллектуальным правам ст. 10-bis Парижской конвенции не основано ни на законе, ни на правовых позициях Президиума ВАС РФ.

Суд кассационной инстанции отклонил довод заявителя жалобы о том, что использование физическим лицом доменного имени, совпадающего с зарегистрированным товарным знаком юридического лица, в образовательных или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях, не может нарушать исключительные права юридического лица на использование товарного знака, поскольку указанный довод якобы противоречит действующему законодательству.

Представляется, что такое применение действующего законодательства Судом по интеллектуальным правам представляется достаточно спорным.

Мы считаем что, придя к такому выводу при рассмотрении данного дела, Суд по интеллектуальным правам должен был указать нормы действующего законодательства или правовые позиции Президиума ВАС РФ, в соответствии с которыми использование физическим лицом доменного имени, совпадающего с зарегистрированным товарным знаком юридического лица, в образовательных или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях, признается нарушением исключительных прав юридического лица на использование товарного знака.

По мнению суда кассационной инстанции, действия ответчика по регистрации на свое имя домена nike.ru создают угрозу нарушения исключительного права истца на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

По нашему мнению, вывод суда кассационной инстанции о том, что сами по себе действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени nike.ru создают угрозу нарушения исключительного права истца на вышеуказанные средства индивидуализации является недостаточно обоснованным.

На наш взгляд, указанные выводы суда кассационной инстанции сделаны без учета того, что в силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, могут быть предъявлены к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Вместе с тем, при разрешении данного дела юридически значимые обстоятельства, необходимые для применения судами пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, как мы считаем, судами не были установлены.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что действия ответчика по использованию в доменном имени nike.ru обозначения «nike», тождественного товарному знаку истца, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Данный вывод суда кассационной инстанции также представляется недостаточно обоснованным, а такое применение пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ при разрешении доменных споров, на наш взгляд – весьма спорным.

Доменное имя burgerking.ru и burgerking.su

Постановлением от 7 октября 2013 года по делу № А40-154813/2012 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2013 года и постановление 9ААС от 17 мая 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Маковеева А.В. без удовлетворения.

По данному делу компания BURGER KING CORPORATION (БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН) обратилась в суд с иском к Маковееву А.В. об обязании прекратить использование словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «BURGER KING» (свидетельства № 115225 и 381760), в доменных именах burgerking.su и burger-king.su и взыскании 500 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2013 года исковые требования удовлетворены частично: Маковееву А.В. запрещено использование словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «BURGER KING» (свидетельства № 115225 и 381760) в доменных именах burgerking.su и burger-king.su, а также взыскано 200 тыс. руб. компенсации в пользу компании.

Постановлением 9ААС от 17 мая 2013 года указанный судебный акт оставлен без изменения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст. 1484, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, п. 4 ст. 1515, п. 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года № 5/29, постановление Президиума ВАС от 20 ноября 2012 года № 8953/12.

По мнению суда кассационной инстанции, суды, установив, что ответчиком без согласия истца в доменных именах используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками компании, что является препятствием для компании использовать свои товарные знаки в российском сегменте сети Интернет, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца.

Таким образом, правильность применения судами всех вышеперечисленных норм права Суд по интеллектуальным правам фактически обосновал только тем, что нет согласия правообладателя истца на использование в доменных именах обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками компании.

Вместе с тем, в силу закона такое согласие не требуется.

Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам не определил критерии, при наличии которых в совокупности имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное, в частности, ст. 1484 ГК РФ.

В результате чего вывод Суда по интеллектуальным правам о наличии оснований для удовлетворения требований истца, на наш взгляд, является недостаточно обоснованным.

Домены kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф

Постановлением от 9 октября 2013 года по делу № А40-113089/12 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 марта 2013 года и постановление 9ААС от 5 июня 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Кулагина А.А. без удовлетворения.

По данному делу ООО «Коммерстейт» просило суд:

• обязать ответчика прекратить незаконное использование доменов kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф;

• признать права истца на администрирование доменных имен kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф;

• обязать ответчика передать истцу права администрирования доменов kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 5 марта 2013 года, оставленными без изменения постановлением 9ААС от 5 июня 2013 года, суд обязал Кулагина А.А. прекратить использование доменных имен kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф. В удовлетворении остальной части иска отказал.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст. 1484, пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года № 55560/08.

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года № 55560/08, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10-bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2) у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) оно зарегистрировано и используется недобросовестно.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам указал, что, признав доказанным наличие каждого из этих трех элементов (в том числе тождественность словесных обозначений доменов товарному знаку по свидетельству № 453501, принадлежащего ООО «Коммерстейт», фирменное наименование которого также соответствует наименованию товарного знака), суд первой и апелляционной инстанции, по мнению суда кассационной инстанции, пришли к законному и обоснованному выводу о том, что использование спорных доменных имен дает Кулагину А.А. необоснованное преимущество перед другими конкурентами и является актом недобросовестной конкуренции в отношении компании ООО «Коммерстейт».

Поскольку в постановлении Суда по интеллектуальным правам не указаны обстоятельства, которыми подтверждается наличие в действиях администратора домена каждого из этих трех элементов, акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст. 10-bis Парижской конвенции, считаем, что вывод Суда по интеллектуальным правам об их доказанности, законности и обоснованности вывода суда первой и апелляционной инстанции, на наш взгляд, является необоснованным.

Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам сослался лишь на те обстоятельства, которыми подтверждается правильность применения судами ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а возможность применения судами, в частности, ст. 1484 ГК РФ он ничем не обосновал.

В заключение хотелось бы отметить, что 15 октября 2013 года, то есть спустя чуть более трех месяцев с начала своей деятельности, Президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору».

Будем надеяться, что Президиумом Суда по интеллектуальным правам через некоторое время будут определены и критерии, при наличии которых в совокупности по такого рода делам имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование, предусмотренное ст. 1474, 1484 ГК РФ и другими нормами закона, применяемыми судами при разрешении доменных споров.

Глава 6 Особенности рассмотрения судами доменных споров в российском сегменте сети Интернет (.RU, .SU и .РФ)

6.1. Подведомственность доменных споров

19 июля 2005 года Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда по спору в отношении домена etro.ru.

Указанное постановление ФАС МО заслуживает особого внимания, так как суд кассационной инстанции впервые проверял законность и обоснованность судебных актов по делу, в котором в качестве ответчика было привлечено физическое лицо – администратор спорного доменного имени, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Суть спора состояла в следующем. Истец – известная иностранная компания – обратился в суд с иском к физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака ETRO, зарегистрированного в отношении товаров 3, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 классов МКТУ, так как ответчик зарегистрировал на свое имя доменное имя etro.ru и использует его для рекламы и предложения к продаже однородных товаров и услуг.

Истец просил суд признать администрирование ответчиком домена etro.ru нарушением своих прав, запретить ответчику использовать товарный знак ETRO в доменном имени etro.ru, обязать ответчика передать ему право администрирования домена и взыскать с него в пользу истца денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака ETRO в размере 100 тысяч рублей (1000 МРОТ).

Арбитражный суд г. Москвы запретил ответчику использовать товарный знак ETRO в доменном имени etro.ru, а в удовлетворении требования истца о передаче ему права администрирования домена отказал, так как данное требование не основано на действующем законодательстве.

Девятый арбитражный апелляционный суд (9AAC) оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения. Ответчик не согласился с судебными актами по делу и обжаловал их в суд кассационной инстанции.

Одним из ключевых доводов кассационной жалобы ответчика являлось указание на то, что спор, в соответствии со ст. 27, 33 АПК РФ, с участием физического лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, а не в арбитражном суде.

Однако суд кассационной инстанции не согласился с доводами кассационной жалобы в этой части, их отклонил, оставил решение Арбитражного суда г. Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Суд кассационной инстанции посчитал, что ссылка ответчика в кассационной жалобе на то, что он является физическим лицом, а потому спор с его участием не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, не может служить основанием для отмены судебных актов.

При этом суд кассационной инстанции отметил, что ответчик – физическое лицо, является учредителем компании, а регистрация доменного имени была осуществлена им не в личных целях, а в целях рекламы и предложения к продаже товаров учрежденной им компании.

Суд кассационной инстанции также указал, что фактически ответчик – физическое лицо осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а потому в силу п. 4 ст. 23 ГК РФ ответчик не вправе ссылаться в отношении незаконного использования им доменного имени, что он не является предпринимателем.

Суд кассационной инстанции отметил, что содержание настоящего спора, как правильно определил суд, носит экономический характер, который в соответствии со ст. 27 АПК РФ, подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Таким образом, Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил правомерность принятия арбитражным судом к своему производству доменных споров с участием физических лиц – администраторов (владельцев) спорных доменных имен, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, но фактически осуществляющих экономическую деятельность, и, соответственно, согласился с тем, что в соответствии с законом указанные дела должны рассматриваться арбитражными судами, а не судами общей юрисдикции.

Ранее по ходатайствам представителей РосНИИРОС и RU-CENTER в судах общей юрисдикции в связи с подведомственностью указанных споров арбитражным судам было прекращено производство по доменным спорам с участием физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по доменам airwell.ru, dulux.ru, windowsupdate.ru, windowsxp64.ru.

Подобные прецеденты имели важное значение для практики разрешения доменных споров. Определенность в вопросе их подведомственности позволяет владельцам товарных знаков, в том числе иностранным компаниям, обращаясь в арбитражные суды, уменьшить сроки рассмотрения подобных споров, передать рассмотрение дела специализированному составу суда (судьям, профессионально занимающимся рассмотрением споров, связанных с интеллектуальной собственностью), тем самым более эффективно бороться с нарушениями прав на интеллектуальную собственность и с недобросовестной конкуренцией в Интернете.

6.2. «Правильные» исковые требования по доменным спорам

Участники доменных споров не всегда придают должное значение тому, каким образом они формулируют свои исковые требования.

Вместе с тем только в том случае, когда истец правильно сформулировал исковые требования, решение суда может служить основанием для того, чтобы регистратор аннулировал регистрацию доменного имени на имя ответчика и предоставил истцу преимущественное право на его регистрацию.

На практике имели место случаи, когда истцы, неправильно заявившие исковые требования, успешно выиграв дело «за домен» во всех инстанциях, так и не смогли получить права на спорное доменное имя, так как в соответствии с Правилами регистрации доменных имен принятое судом решение не являлось основанием для досрочного аннулирования регистрации доменного имени и предоставления истцу преимущественного права на его регистрацию.

Нередко имеют место случаи, когда истцами заявляется большое количество «бесполезных» требований, не направленных на защиту своих законных прав и интересов, которые суды вынуждены рассматривать, и, естественно, отказывать в их удовлетворении.

В предыдущих разделах мы уже неоднократно обращались к теме процессуальных особенностей рассмотрения доменных споров.

Надлежащим ответчиком по делам о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является администратор (владелец) домена.

Иски о нарушении прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах должны предъявляться к администраторам (владельцам) спорных доменных имен, а не к регистраторам и иным лицам.

В арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции, рассматриваются дела о нарушениях прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени даже в тех случаях, когда администратором (владельцем) спорного доменного имени является физическое лицо.

Регистрация спорного доменного имени ранее возникновения прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на него в силу пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ может являться основанием для принятия судом решения об отказе в иске о нарушении прав на товарный знак и взыскании компенсации.

В данном разделе мы решили обратиться к вопросу о том, каким образом, на наш взгляд, необходимо формулировать исковые требования по доменным спорам.

«Неправильно» сформулированные исковые требования могут послужить самостоятельным основанием для отказа в иске…

Данный вопрос имеет важное практическое значение. Если истец «неправильно» сформулировал исковые требования, то данное обстоятельство в силу закона уже само по себе может являться самостоятельным основанием для отказа в иске.

Изменение ранее заявленных исковых требований в ходе производства по делу в порядке ст. 49 АПК РФ ведет к переносу судебных заседаний и к затягиванию производства по делу. В этой связи стоит особо отметить, что практически по каждому доменному спору в ходе рассмотрения дела истцы уточняют или изменяют первоначально заявленные ими исковые требования, иногда отказываются от части заявленных ими исковых требований.

Не секрет, что нагрузка на судей арбитражных судов в настоящее время достаточно велика. «Неправильно» сформулированные исковые требования влекут дополнительную нагрузку на суд, который вынужден рассматривать исковые требования, которые фактически не направлены на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов истца, как того требует п. 1 ст. 4 АПК РФ и являются заведомо отказными.

«Неправильно» сформулированные исковые требования влияют и на объем судебных актов, принимаемых по результатам их рассмотрения, что также увеличивает нагрузку на суд, который при принятии судебного акта по делу обязан не только их указать, но и рассмотреть каждое из них и дать оценку обстоятельствам, на которые истец ссылается в их обоснование.

От того, каким образом сформулированы исковые требования зависит, будет ли решение суда, принятое в пользу истца, служить основанием для аннулирования регистрации спорного доменного имени и предоставления истцу преимущественного права на его регистрацию. Таким образом, истец может не получить права на доменное имя даже в случае принятия судом решения об удовлетворения судом заявленных им исковых требований, если данные требования являются «неправильными».

Истцу достаточно заявить одно или два требования…

Анализ судебных актов по доменным спорам показывает, что в большинстве случаев истцы обращаются в суд с исками к администраторам (владельцам) доменных имен, в которых просят суд запретить ответчику использовать в доменных именах обозначения, тождественные или схожие до степени смешения с принадлежащими им товарными знаками.

Истцы не случайно именно таким образом заявляют исковые требования по доменным спорам.

В соответствии с действующими правилами регистрации доменных имен решение суда о запрете администратору (владельцу) домена использовать товарный знак истца или обозначение, схожее с ним до степени смешения, в спорном доменном имени является основанием для досрочного аннулирования регистратором регистрации спорного доменного имени и предоставления истцу преимущественного права на его регистрацию.

Следовательно, для того чтобы получить права на доменное имя истцу достаточно заявить требование – запретить администратору (владельцу) домена использовать товарный знак истца или обозначение, схожее с ним до степени смешения в спорном доменном имени.

Одновременно с указанным требованием может быть заявлено требование о взыскании с администратора (владельца) спорного доменного имени на основании ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Таким образом, считаем, что по доменным спорам истцу достаточно заявить одно или максимум два требования для того, чтобы в случае принятия судом положительного решения, его законные права и охраняемые законом интересы получили надлежащую защиту.

На практике истцы заявляют по доменным спорам, как правило, значительно большее количество исковых требований.

По одному рассмотренному судом доменному спору истец заявил 6 (шесть) исковых требований, из которых суд удовлетворил только 2 (два). Суд запретил ответчику: 1) использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайтах, размещенных на спорных доменных именах, 2) использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца в спорных доменных именах. В остальной части иска – отказал.

Случай из практики. ООО «Одноклассники», являющееся администратором домена odnoklassniki.ru и правообладателем идентичного товарного знака в отношении товаров и услуг 35 и 45-го классов МКТУ, подал иск в Арбитражный суд г. Москвы на компанию «КМ-онлайн», обвинив ее в незаконном использовании своего товарного знака. Суд согласился с требованием истца обязать ответчика прекратить использование обозначения «Одноклассники» в доменном имени odnoklassniki.km.ru. Помимо запрета на дальнейшее использование домена, суд обязал компанию «КМ онлайн» выплатить истцу компенсацию в размере 100 тыс руб. Первоначальная сумма, указанная в иске, составляла 200 тыс. руб, а причиной его подачи послужил тот факт, что в конце прошлого года на портале km.ru появился поддомен odnoklassniki.km.ru, предоставляющий услуги, по функционалу напоминающие сервис сайта Odnoklassniki.ru.

При этом, на наш взгляд, требование о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайтах, размещенных на спорных доменных именах, было заявлено истцом без учета того, что в соответствии с п. 3.3.5.1 Регламента регистрации доменных имен в домене .RU решение суда о запрете ответчику использовать обозначение в доменных именах является основанием для аннулирования регистрации на ответчика и предоставления истцу преимущественного права на его регистрацию.

Аннулирование регистрации доменного имени на ответчика означает, что ответчик уже не будет являться его администратором (владельцем) и, соответственно, будет лишен возможности использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайтах, размещенных на спорных доменных именах.

Таким образом, достаточно в интересах истца исполнить решение в части запрета ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, в спорных доменных именах, реализовать преимущественное право на регистрацию спорного доменного имени в установленном действующими правилами порядке, как решение суда в части запрета ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца в рекламе и продвижении товаров и услуг на веб-сайтах, размещенных на спорных доменных именах, утратит какое-либо практическое значение.

В этой связи считаем, что нет никакой практической необходимости в том, чтобы одновременно с требованиями о запрете использовать обозначения в доменных именах заявлять требование о запрете использовать обозначения в рекламе и продвижения товаров и услуг на веб-сайтах, размещенных на спорных доменных именах.

Факт нарушения прав на товарный знак относится к основанию, а не предмету иска…

Нередко истцы обращаются в суд с требованием признать действия ответчика по администрированию доменного имени нарушением прав истца на товарные знаки или на фирменные наименования.

Однако установление факта нарушения прав на товарный знак или на фирменное наименование относится к основанию, а не предмету иска.

В случае если при принятии судебного акта по делу суд установит, что имеет место нарушение прав истца на товарный знак, то в силу закона данное обстоятельство и будет служить основанием для принятия судом предусмотренных законом мер по защите прав истца на товарный знак.

В большинстве случаев истцы, заявившие данное требование, отказываются от него в предварительном судебном заседании, и суд прекращает производство по делу в этой части, реже судами принимается решение об отказе в удовлетворении иска в этой части или о прекращении производства по делу.